令和1年(行ケ)10132＜鶴岡＞
【ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット】
①部分優先
②課題解決に不可欠でない構成は削除しても新規事項追加とならない
⇒補正要件〇
=H26(行ケ)10087、H31(行ケ)10046
③補正後の発明に一体成型の構成が含まれるかは新規事項とは無関係
（判旨抜粋）
本件発明が…原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成，すなわち，本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ…，この構成は，１まとまりの完成した発明を構成しているのであって，①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合，パリ条約４条Ｆによれば，パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず，ただ，基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから，当該特許出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある…。…このように解しないと，例えば，特許権者がＡという構成の発明について外国出願をし，その後，その構成を含む発明Ｂが公知となった後に，わが国において，パリ優先権を主張し，構成Ａと，前記外国出願には含まれないが，発明Ｂに対して新規性，進歩性が認められる構成Ｃを合わせた構成Ａ＋Ｃという発明について特許出願をした場合，当該発明は，構成Ａの部分は，発明Ｂよりも外国出願が先行しており，優先権も主張されており，かつ，構成Ｃは，発明Ｂに対し新規性，進歩性が認められるにも関わらず，前記外国出願に含まれない構成Ｃを含んでいることのみを理由として構成Ａについての優先権までが否定され，特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが，そのような結論は，パリ条約４条Ｆが到底容認するものではないと考えられるからである。なお，①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性， 進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。…甲１動画に係るツールは，前記③の構成を有している…。そして，本件発明の請求項は…前記③の構成を含む…から…本件発明は…甲１動画との関係で新規性を欠く…。したがって，パリ優先権が認められるかどうかを判断するため，さらに，構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し，甲１動画に係るツールは，前記①，②，④の構成を含むものとは認められないから，新規性が問題となる余地はなく，また，これらの構成が，甲１動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると，これらの構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく，原告の主張は失当というべきである。…③に係る構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから，この点に関する原告の主張も失当ということになる。…本件発明は，甲１動画との関係で新規性，進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められない。
原告は，本件補正により，複数のピンの各々が直接ベースに固定されているものを含むこととなったと主張するが，…実施例において，「ピンバー」は複数のピンについて多様な配置を実現するための構成であって，本件発明の課題解決に不可欠な構成ではないから，当初明細書等において，ピンバーが存在しない構成，すなわち，「ピンバー」を介さずにピンがベースにサポートされるという技術的思想が排除されていたということはできない…。また，原告は，「審決が，本件発明６のベースにサポートされたピンにつき，ピンとベースが一体成型の構成を含むと考えていることを踏まえると，そのような構成が開示されていないことは明らかである。」とも主張するが，本件補正は一体成型という具体的な構成を請求項に記載したものではないから，一体成型の構成が本件発明６に含まれるかどうかは，新規事項の追加に当たるか否かの判断に影響を与えるものではない（それは，本件発明６の解釈の問題にすぎない。）。よって，原告の上記各主張はいずれも採用できない。
https://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/824/089824_hanrei.pdf
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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