《知的財産高等裁判所》
－令和元年（行ケ）第１０１３２号「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」事件・令和2年11月5日判決言渡＜鶴岡裁判長＞－
◆判決本文
１．特許請求の範囲（請求項６も同様）
「【請求項１】一連のリンクからなるアイテムを作成するための装置であって， 前記リンクはブルニアンリンクであり，前記アイテムはブルニアンリンクアイテムであり，ベースと，ベース上にサポートされた複数のピンと，を備え，前記複数のピンの各々は，リンクを望ましい向きに保持するための上部部分と，当該複数のピンの各々の，ピンの列の方向の前面側の開口部とを有し，複数のピンは，複数の列に配置され，相互に離間され，且つ，前記ベースから上方に伸びている装置。」
２．（無効審判請求人＝原告の主張）
本件米国仮出願の後で上記ＰＣＴ出願の前（優先期間内）に，甲１動画が投稿された。
本件発明は，①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと，②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと，③ピンバーをベースの溝ではなく，ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと，④ピンに，溝ではなく，ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと，の４点において，本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され，その結果，甲１動画との関係で新規性，進歩性を欠き，無効である
３．（判旨抜粋）
（１）「部分優先」の考え方に関する部分
本件発明が…原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成，すなわち，本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ…，この構成は，１まとまりの完成した発明を構成しているのであって，①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合，パリ条約４条Ｆによれば，パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず，ただ，基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから，当該特許出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要がある…。…このように解しないと，例えば，特許権者がＡという構成の発明について外国出願をし，その後，その構成を含む発明Ｂが公知となった後に，わが国において，パリ優先権を主張し，構成Ａと，前記外国出願には含まれないが，発明Ｂに対して新規性，進歩性が認められる構成Ｃを合わせた構成Ａ＋Ｃという発明について特許出願をした場合，当該発明は，構成Ａの部分は，発明Ｂよりも外国出願が先行しており，優先権も主張されており，かつ，構成Ｃは，発明Ｂに対し新規性，進歩性が認められるにも関わらず，前記外国出願に含まれない構成Ｃを含んでいることのみを理由として構成Ａについての優先権までが否定され，特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが，そのような結論は，パリ条約４条Ｆが到底容認するものではないと考えられるからである。なお，①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性， 進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。…甲１動画に係るツールは，前記③の構成を有している…。そして，本件発明の請求項は…前記③の構成を含む…から…本件発明は…甲１動画との関係で新規性を欠く…。したがって，パリ優先権が認められるかどうかを判断するため，さらに，構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し，甲１動画に係るツールは，前記①，②，④の構成を含むものとは認められないから，新規性が問題となる余地はなく，また，これらの構成が，甲１動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると，これらの構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく，原告の主張は失当というべきである。…
…③に係る構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから，この点に関する原告の主張も失当ということになる。…本件発明は，甲１動画との関係で新規性，進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められない。
（２）③に係る構成（優先日後の甲１動画との関係で新規性を欠く構成）が基礎出願（本件米国仮出願）に含まれていたことのあてはめ部分
…構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて判断するに，たしかに，米国仮出願書類には，ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが，これは実施例の記載にすぎないし，米国仮出願書類全体を検討しても，ベースにピンバーを固定する態様を，この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解することはできない。そして，ベースに凹部を設け，その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と，ベースに凸部を設け，この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（③の構成）とは，まさに裏腹の関係にあるものであって，一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから，たとえ明示的な記載がないとしても，ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上，ベースに凸部を設ける構成も，その記載の想定の内に含まれているというべきである。
４．若干の考察（部分優先の考え方）
本判決は、優先権の基礎出願に係る発明が完成された発明であり、優先権主張を伴う後の出願時に加えられた構成と一体不可分でなければ、当該加えられた構成に優先権が及ばないことは当然として、優先権の基礎出願に含まれていた部分については部分的に優先権が認められるという考え方を示した。この考え方は、従前の裁判例と整合する。
（１）（パリ条約）優先権主張の効果（遡及効）不奏功により基礎出願と後の出願（本件出願）との間の公知技術により後の出願（本件出願）が新規性・進歩性欠如となるか否かのメルクマールは、以下のとおりである。
(1)基礎出願の発明が１まとまりの完成した発明であり、かつ、
(2)後の出願（本件出願）で加えた新たな構成が、基礎出願日と現実の出願日との間の公知技術により新規性・進歩性が否定されない場合は、パリ優先権が認められる。
（２）本判決は、原告（無効審判請求人）の主張に対応する形で、以下の順序で検討した。
(1) 原告（無効審判請求人）が基礎出願（米国仮出願）に含まれず後の出願（日本における本件出願）にて追加された新たな構成である主張する構成（①ないし④）を含まない構成は、１まとまりの完成した発明である。
(2) 構成①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性・進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。
(3) 構成①ないし④のうち、基礎出願日と現実の出願日との間（優先期間中）に公知となった技術（甲１動画）により新規性・進歩性が否定されるのは、構成③のみである。
(4) 構成③は、基礎出願（米国仮出願）に含まれている。
⇒パリ優先権が認められる。
（３）③に係る構成（優先日後の甲１動画との関係で新規性を欠く構成）が基礎出願（本件米国仮出願）に含まれていたことのあてはめについては、後掲・「人工乳首」事件判決や、「レンズ付きフィルムユニット」事件判決が参考になる。
① 東京高判昭和58年（行ケ）第54号「テクスチヤヤーンの製造法」事件
*部分優先の一般論⇒一般論としては、令和1年(行ケ)10132と整合する
「複合優先の場合，二以上の優先権主張を伴う我が国への特許出願に係る発明がそれぞれの第一国出願に係る発明に基づく事項を含んでいても，我が国への特許出願に係る発明がこれらの事項を一体不可分のものとして結合することを要旨とするものであるときは，この点を要旨としない第一国出願に基づく優先権の主張を容認することは，単一の時点の技術水準に基づき一体的にのみ特許要件の判断を受けるべき当該発明の性質に背馳し，許されないし，また，部分優先の場合も，我が国への特許出願に係る発明が第一国出願に含まれている構成部分（A）に他の構成要件ないし構成部分（B）（これは第一国出願に含まれていない。）を一体不可分のものとして結合するものであるときは，前同様の理由から構成部分（A）について優先権の主張を容認すべきでない。
ただ，我が国への特許出願に係る発明のうち第一国出願に含まれていない構成部分（B）と第一国出願に含まれている構成部分（A）の両者がそれぞれ独立して発明を構成するときに限り，第一国出願に含まれている構成部分（A）につき優先権の主張を容認することができるものと解するのが相当である。」
② 東京高判平成14年（行ケ）第539号「人工乳首」事件（篠原裁判長）
*優先権主張出願で、実施例を追加した。⇒優先権否定⇒29の2違反
「特許法４１条２項は，同法２９条の２の適用に係る優先権主張の効果について「…優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち，当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面…に記載された発明…についての…第２９条の２本文，…の規定の適用については，当該特許出願は，当該先の出願の時にされたものとみなす」と規定し，後の出願に係る発明のうち，先の出願の当初明細書等に記載された発明に限り，その出願時を同法２９条の２の適用につき限定的に遡及させることを定めている。後の出願に係る発明が先の出願の当初明細書等に記載された事項の範囲のものといえるか否かは，単に後の出願の特許請求の範囲の文言と先の出願の当初明細書等に記載された文言とを対比するのではなく，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項と先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項との対比によって決定すべきであるから，後の出願の特許請求の範囲の文言が，先の出願の当初明細書等に記載されたものといえる場合であっても，後の出願の明細書の発明の詳細な説明に，先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合には，その超えた部分については優先権主張の効果は認められないというべきである。
…本件において，後の出願に係る本願発明１の当初明細書等の記載と先の出願の当初明細書等の記載とを対比すると，後者の図面には，「本発明（注，先願発明）の実施の形態にかかる人工乳首」として【図１】が記載されているだけであったところ，前者の図面には，「本発明（注，本願発明１）の第４の実施の形態に係る人工乳首」として先の出願の図面には記載されていなかった【図１１】が加えられるとともに，当該図面に関する説明の記載が明細書の発明の詳細な説明中に加えられた…。
そうすると，後の出願の当初明細書等に本願発明１の実施例として記載された，伸長部である肉薄部を螺旋形状に形成した図１１実施例に係る人工乳首は，先の出願の当初明細書等に明記されていなかったばかりでなく，先の出願の当初明細書等に現実に記載されていた，伸長部である肉薄部を環状に形成した【図１】の実施例に係る人工乳首の奏する効果とは異なる螺旋形状特有の効果を奏するものである。したがって，当該伸長部である肉薄部を螺旋形状にした人工乳首の実施例（図１１実施例）を後の出願の明細書に加えることによって，後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が，先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになることは明らかである…。」
③ 東京高判平成16年（ネ）第1536号「レンズ付きフィルムユニット」事件（塚原裁判長）
*優先権主張出願で、実施例を追加した。⇒優先権肯定⇒29の2違反なし
「…本件発明におけるフイルムの巻込み，巻取りないし巻上げについては…構成要件Ｅ及びＦに記載された程度の特定によって構成されているのであって，それ以上に，具体的にどのような構成の装置により，どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み，巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については，特段の限定はない…。…第３実施例の特徴としては，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関する詳細な構成とそのメカニズムが記載されている点がある。しかしながら，…優先出願③の出願日以前から，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関する構成については種々の周知技術が存在し，第３実施例によって示された機能や効果は，上記証拠によって認められる周知技術によって達成される機能，効果と比べて格別のものであるとは認められない。本件発明は，当然に上記のような周知技術を踏まえているものと解され，その上で，構成要件Ｆは，上記のように「…フイルムをパトローネ内に巻き込み可能としている」とのみ記載し，具体的にどのような構成の装置により，どのようなメカニズムでフィルムを的確に巻き込み，巻き取りないし巻き上げるかなどという手段等に関する構成については，特段の限定はしなかったものと解するのが相当である。そうすると，第３実施例は，上記のように認定される本件発明の要旨の範囲内で，フィルムの巻込み，巻取りないし巻上げ手段等に関して具体的な１態様を示したものにすぎないのであり，上記の要旨認定を変更すべきようなものではないというべきである（…本件発明は，第１実施例により十分に裏付けられているものと認められ，仮に，第３実施例の記載がなくても，その裏付けに欠けるところはない。）。…
結局，本件発明の技術的事項は，全て優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている。…
以上によれば，本件発明は，「優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明」であるといえるので（換言すれば，「本件発明のうち，『優先権の主張の基礎とされた優先出願③の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明』」とは，本件発明（の全体）そのものであるといえるので），平成５年改正前の特許法４２条の２第２項に基づき，優先出願③の出願時である昭和６１年１０月１７日に出願されたものとみなされるのであるから，本件考案の実用新案登録出願が存在したからといって，本件特許が特許法３９条３項に違反し，無効であることにはならない。」
１ 取消事由１（無効理由１：優先権主張の効果不奏功）について
(1) 原告は，本件発明は，本件米国仮出願に記載された発明とは異なる発明であるから，パリ優先権の主張は認められないと主張するので，以下，判断する。
(2) この点に関する原告の主張を正確に記載すると，本件発明は，①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと，②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと，③ピンバーをベースの溝ではなく，ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと，④ピンに，溝ではなく，ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと，の４点において，本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され，その結果，甲１動画との関係で新規性，進歩性を欠き，無効であるというものである。
しかしながら，本件発明が，その請求項の文言に照らし，原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成，すなわち，本件米国仮出願の明細書に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ（この点は，原告も否定していないものと考えられる。），この構成は，１まとまりの完成した発明を構成しているのであって，①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合，パリ条約４条Ｆによれば，パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として，当該優先権を否認し，又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず，ただ，基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから，当該特許出願に係る特許を無効とするためには，単に，その特許が，パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず，当該構成部分が，引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要があるというべきである。このように解することがパリ条約４条Ｆの文言に沿うばかりではなく，このように解しないと，例えば，特許権者がＡという構成の発明について外国出願をし，その後，その構成を含む発明Ｂが公知となった後に，わが国において，パリ優先権を主張し，構成Ａと，前記外国出願には含まれないが，発明Ｂに対して新規性，進歩性が認められる構成Ｃを合わせた構成Ａ＋Ｃという発明について特許出願をした場合，当該発明は，構成Ａの部分は，発明Ｂよりも外国出願が先行しており，優先権も主張されており，かつ，構成Ｃは，発明Ｂに対し新規性，進歩性が認められるにも関わらず，前記外国出願に含まれない構成Ｃを含んでいることのみを理由として構成Ａについての優先権までが否定され，特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが，そのような結論は，パリ条約４条Ｆが到底容認するものではないと考えられるからである。なお，①ないし④も，それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから，引用発明に対する新規性，進歩性は，それぞれの構成について，別個に問題とする必要がある。
この観点から検討すると，甲１によれば，甲１動画に係るツールは，前記③の構成を有していることが認められる。そして，本件発明の請求項は，「ベース上にサポートされた複数のピン」と定めているのみであって，前記③の構成を含むことは明らかであるから，この点において，本件発明は，甲１動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって，パリ優先権が認められるかどうかを判断するため，さらに，構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し，甲１動画に係るツールは，前記①，②，④の構成を含むものとは認められないから，新規性が問題となる余地はなく，また，これらの構成が，甲１動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足りる主張立証はない。そうであるとすると，これらの構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく，原告の主張は失当というべきである。
(3) そこでさらに，構成③が，本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて判断するに，たしかに，米国仮出願書類には，ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが，これは実施例の記載にすぎないし，米国仮出願書類全体を検討しても，ベースにピンバーを固定する態様を，この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解することはできない。そして，ベースに凹部を設け，その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と，ベースに凸部を設け，この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（③の構成）とは，まさに裏腹の関係にあるものであって，一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから，たとえ明示的な記載がないとしても，ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上，ベースに凸部を設ける構成も，その記載の想定の内に含まれているというべきである。
そうすると，③に係る構成が，本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから，この点に関する原告の主張も失当ということになる。
(4) 以上によれば，本件発明は，甲１動画との関係で新規性，進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められないとした本件審決の判断は，結論において誤りはない。よって，取消事由１は理由がない。
原告（無効審判請求人）：株式会社ハナヤマ
被告（特許権者）：個人
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和3年5月24日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
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中村合同特許法律事務所