知財実務オンライン(第4回)LIVEライトニングトーク に出演しました!!
タイトル:「特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫<10選>」
私のパートは、1:23:00辺りから10分です。
今回語りきれなかった部分は、2022年1月24日に、知財実務オンライン特別編で語ります!!
(1)当初明細書の最重要ポイント
★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは?
⇒当初明細書の「発明の課題」欄に、適切な文章を書くこと!!
発明の「課題」を高いレベル(下位概念、具体的)で書くことの
<メリット>従来技術と差別化し、進歩性〇の傾向。
<デメリット>サポート要件×の傾向。当該課題を解決できる必要があるとして、発明の技術的範囲が狭く解釈される傾向。
(⇒進歩性に貢献しない、知られた「課題」を書くことは、百害あって一利なし。) (<均等論>Dedicationの法理~当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である )
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当初明細書に、発明の「課題」を多段階で記載するテクニック
⇒①クレーム毎に対応付ける。②実施例に埋め込んでおく。
(2)クレーム文言の工夫<10選>
①拒絶理由と、クレーム文言の補正~中間処理の工夫!!
②従属項の利活用~クレームディファレンシエーション
③機能的クレーム~全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム~使途相違の敗訴無し
⑤「用途」「使用態様」の特定~用途相違の敗訴無し
⑥除くクレーム~主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明~新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ~構成容易を免れない場合の最終奥義
⑨「製造方法」の発明~「間接生産物」に及ぶ可能性あり!!
⑩別出願の利活用~「A」と「A以外」の別出願
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)