東京地判令和元年(ワ)31214「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム」事件＜田中＞
組成値を満たしても物性値を満たすか分からない場合に、「パラメータ」に着目することの容易性を否定して進歩性を肯定し、サポート要件も認めた事例。充足も〇
事務所HPに解説をUPしました!!
【本判決の要旨、若干の考察】
１．特許請求の範囲（請求項１）
（ABDが「物性値」。その他が「組成値」。⇒主引例は「組成値」が全て一致し、「物性値」が不明である。）
Ａ ＴＤ方向（ラップフィルムの幅方向）の引裂強度が２～６ｃＮであり，かつ，
Ｂ ＭＤ方向（ラップフィルムの流れ方向）の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａである
Ｃ 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムであって，
Ｄ 温度変調型示差走査熱量計にて測定される低温結晶化開始温度が４０～６０℃であり，
Ｅ 塩化ビニリデン繰り返し単位を７２～９３％含有するポリ塩化ビニリデン系樹脂に対して，
Ｆ エポキシ化植物油を０．５～３重量％，クエン酸エステル及び二塩基酸エステルからなる群より選ばれる少なくとも一種の化合物を３～８重量％含有し，かつ，
Ｇ 厚みが６～１８μｍである，
Ｈ 塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム。
２．パラメータ発明の進歩性（関連裁判例を後掲する）
*本判決は、パラメータに着目することの容易性を否定して、進歩性を認めた（=令和元年(行ケ)第10137号【セレコキシブ組成物】事件＜大鷹＞[i]
*臨界的意義を認めたが決定打ではない（＝令和2年（行ケ）第10043号【架橋アクリル系樹脂粒子】事件＜森＞）。
*本件発明の課題が知られていたことは証拠上認められないと判示した。
（判旨抜粋）
…被告は，本件発明の組成値を満たす「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム」は，当然に本件発明の物性値（構成要件Ａ，Ｂ，Ｄ）も満たす旨を主張する。しかし，…本件発明におい て上記のような関係は認められないから，引用発明１－２が，本件発明の組成値を満たす「塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルム」に当たるからといって，当然に本件発明の物性値も満たすものと認めることはできず，他にこれを認めるに足りる証拠はない。…新規性を欠くとはいえない。…
主引例である引用例１－２（乙１２）には，ラップフィルムの性能としての「密着性」や「カット性」についての記載はあるものの，これらと関係する物性としての「引裂強度」や「引張弾性率」についての記載はなく，それらの数値範囲の設定が課題であるとの示唆もないから，引用例１－２に接した当業者において，様々な物性の中からあえて「引裂強度」及び「引張弾性率」に着目して，引用例２を適用する動機付けがあるとはいい難く，上記相違点を容易に想到し得たとはいえない。…
被告は，仮に本件発明と引用発明１－２との間に本件発明の 構成要件Ｄの物性値（低温結晶化開始温度が４０～６０℃）に係る相違点があるとしても，上記物性値に係る数値範囲に臨界的意義はないから，本件発明の進歩性を基礎付けるものとはいえない旨を主張する。しかし，本件明細書によれば，本件発明は，従前のラップフィルム の「低温結晶化開始温度」が６０℃を上回っていたところを，フィルムの延伸環境・延伸倍率・延伸速度，緩和環境・緩和比率，原反の保管環境等の調整によって「４０～６０℃」に制御する（４０℃を下回ることはない。）ことにより，裂けトラブルを抑制するという課題を解決しようとするものであり，その効果も実施例及び比較例を通じて実証されている…。そうすると，本件発明の構成要件Ｄの物性値に係る数値範囲に臨界的意義がないということはできない。そして，引用例１－２及び引用例２には，「低温結晶化開始温度」についての記載はなく，その数値範囲の設定が課題であるとの示唆もないから，引用例１－２（及び引用例２）に接した当業者において，様々な物性の中からあえて「低温結晶化開始温度」に着目する動機付けがあるとはいえず，上記相違点を容易に想到し得たとはいえない。被告の上記主張は採用できない。…引用発明１－２に基づき，進歩性を欠くともいえない。
３．サポート要件における「組成値」及び「物性値」の在るべき関係
*本判決は、「組成値」を満たしても「物性値」を満たすか分からない場合に、（「組成値」で特定されるフィルムが高い蓋然性をもって「物性値」を満たし得ることを要求せずに、）サポート要件も認めた（平成28年(行ケ)第10189号【光学ガラス】事件<鶴岡>と正反対!!）。
*平成28年(行ケ)第10189号【光学ガラス】事件<鶴岡>は、「本願組成要件で特定される光学ガラスが高い蓋然性をもって本願物性要件を満たし得るものであることを，発明の詳細な説明の記載や示唆又は本願出願時の技術常識から当業者が認識できることが必要」と判示していた（※ただし、【光学ガラス】事件判決は、結論は権利者有利）。[ii]
*平成24年(行ケ)第10151号【高強度高延性容器用鋼板】事件＜芝田＞も、炭素の重量％のみを限定した「合金」が、明細書に記載された組成以外でもクレーム所定の数値限定を満足することが問題となり、サポート要件違反と判示された。
（判旨抜粋）
…被告は，仮に本件発明の組成値を満たすラップフィルムであれば本件発明の物性値も満たすという関係が否定されるのであれば…サポート要件を満たさない旨を主張する。…そこで検討するに，…本件明細書の「発明が解決しようとする課題」には，従来の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムでは，カット性を良くするためにフィルムの引裂強度を低くすれば裂けトラブルが多発し，これを低減するためにフィルムの引裂強度を高くすればカット性が悪化するなど，裂けトラブルの抑制とカット性の向上の両立が課題となっていた旨の記載がある…。また，「課題を解決するための手段」には，本件発明は，上記課題の解決手段として，ＴＤ方向の引裂強度が２～６ｃＮであること，ＭＤ方向の引張弾性率が２５０～６００ＭＰａであること，温度変調型示差走査熱量計によって測定される低温結晶化開始温度が４０～６０℃であることという 物性値を満たす構成の塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを採用した…旨の記載がある…。…そうすると，…本件発明の課題が，裂けトラブルの抑制とカット性の向上を両立させた塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを提供することにあるところ，本件発明は，その解決手段として，本件発明の組成値に加えて，本件発明の物性値を満たすものを採用したものであり，その結果，裂けトラブルの抑制とカット性の向上を両立させた塩化ビニリデン系樹脂ラップフィルムを得ることができるものと優に認識できるというべきである。…
以上によれば，本件発明は，本件明細書の発明の詳細な説明に記載され，その記載から，本件発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるといえ，本件特許には，サポート要件（特許法３６条６項１号）を満たさない無効理由（同法１２３条１項４号）があるとはいえない。
４．パラメータ発明の充足性
*原告の測定条件等は適切であり、被告の測定条件は不適切。⇒充足。
*数値の測定条件により測定結果が異なる場合，測定条件が明細書の記載又は出願当時の 技術常識から導かれるのであれば，当該測定条件による測定結果に基づいて属否が決まる。この類型に関わる留意点として，従来より知られた測定条件が複数あり，明細書において測定条件が一義的に特定されていない場合，具体的な測定条件をクレームアップされていない方が発明の技術的範囲が狭くなる（通常の感覚とは逆である）。何故なら，具体的な測定条件がクレームアップされていないと，「従来より知られた測定条件」の何れでも充足しなければならないからである。[iii]
（判旨抜粋）
…被告は，本件発明の構成要件Ａの「ＴＤ方向の引裂強度」に関し，「軽荷重引裂試験機（東洋精機製）」を使用し，「ＪＩＳ－Ｐ－８１１６」記載の方法に準拠して測定する方法は明らかでなく，第三者機関を通じて「ＪＩＳ－Ｐ－８１１６」記載の方法に準拠して測定したところ，約７ｃＮ という結果が得られた旨を主張する。しかし，…本件明細書の段落【００５７】の記載によれば，当業者において，「軽荷重引裂試験機（東洋精機製）」を使用してラップフィルムの「ＴＤ方向の引裂強度」を測定する方法を理解することができるといえるところ，被告が提出した一般財団法人カケンテストセンター作成の試験証明書…の「試験方法」欄には「ＪＩＳ Ｐ ８１１６準用」と記載され，その試験片の重ね枚数が１６枚であることからすると，上記においては本件明細書…記載の「軽荷重引裂試験機（東洋精機製）」…ではなく，「ＪＩＳ Ｐ ８１１６」…記載の「エルメンドルフ形引裂試験機」…を用いたものと考えられ，その測定方法自体が本件明細書から理解できる測定方法と異なっている…。
【関連裁判例の紹介（パラメータ発明の進歩性）】[iv]
数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断について、特許庁審査基準は、予測できない有利な効果であり、引用発明と比較して「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」がある場合には進歩性を認め、そのような効果を有しない発明は進歩性を否定するという判断手法を提示している。
過去の裁判例を振り返ると、平成２２年頃までは、特許庁審査基準と同じく数値限定発明・パラメータ発明の進歩性判断において発明が「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」を有するか否かにより判断する裁判例も一定数存在した。この判断基準によれば、権利者側が効果を主張・立証する必要があり、立証責任は権利者側に課されることとなる。[v]
しかしながら、近時の裁判例を見ると、「オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤」事件＜飯村＞(知財高判平成23年1月31日裁判所HP参照（平成22年（行ケ）10239号）)が「一般に，当該発明の容易想到性の有無を判断するに当たっては，当該発明と特定の先行発明とを対比し，当該発明の先行発明と相違する構成を明らかにして，出願時の技術水準を前提として，当業者であれば，相違点に係る当該発明の構成に到達することが容易であったか否かを検討することによって，結論を導くのが合理的である。…この点は，当該発明の相違点に係る構成が，数値範囲で限定した構成を含む発明である場合においても，その判断手法において，何ら異なることはなく，当該発明の技術的意義，課題解決の内容，作用効果等について，他の相違点に係る構成等も含めて総合的に考慮すべきであることはいうまでもない。」と判示した頃から、特許庁審査基準と異なり、パラメータ・数値を発明特定事項と捉えて、当該パラメータ・数値の設定及びその範囲の容易想到性を問題として、これが容易想到でなければ進歩性ありという枠組みで判断する裁判例が大多数である。このような判断枠組みは、通常の進歩性判断と同じく、進歩性を否定する側が当該パラメータ・数値の設定及び範囲の容易想到性を主張・立証する責任を負うから、新しいパラメータ・数値が設定されてしまうと、既存のそれと一義的に変換できるような場合は格別（その場合は、パラメータ・数値が新しいとは言い難い。）、容易想到性を立証することは多くの場合は困難であり、進歩性を否定しきれなかった裁判例が多数存在する。[vi]
すなわち、①当該パラメータ・数値自体が新しく、これに着目できた動機付けが論証できないという場合は、発明特定事項の容易想到性が否定され、進歩性を肯定する裁判例が近時の主流である。これに対し、②パラメータ・数値自体が知られていた又はこれに着目できたと認定された事案に目を移すと、近時の裁判例においても、（設計事項であるとか、当該パラメータ・数値が開示されている副引用発明と組み合わせることが容易想到であるなどの論理付けにより、）当該パラメータ・数値の範囲は容易想到と判断され、進歩性が否定された事案が多数である。
したがって、①新しい「数値」ないし「パラメータ」により範囲を特定した発明の進歩性判断の勝負所は、出願当時の当業者が当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったか否かである。この点については、後掲・「ストレッチ包装フィルム」事件（知財高判平成17年9月26日裁判所HP参照（平成17年（行ケ）10222号））が、パラメータ発明の進歩性を否定するための論理付けの一般論として、「パラメータに着目すべき動機付けが存在し，かつ，要件B及び要件Cを達成するための具体的な手段が当業者に知られている必要がある。」と判示していることと通ずるものがある。また、後掲・「回路接続用フィルム状接着剤及び回路板」事件（知財高判平成17年4月12日裁判所HP参照（平成17年（行ケ）10091号））が数値範囲の上限値・下限値がそれぞれ特定の課題を解決することを進歩性を肯定する根拠としたこと、更に、後掲・「ランフラットタイヤ」事件＜高部＞(知財高判平成29年12月21日裁判所HP参照（平成29年（行ケ）10058号）)が、①パラメータに着目できた⇒②主/副引例の組合せは動機付けあり⇒③数値に顕著な効果なし⇒④数値範囲は設計事項という論理付けで進歩性を否定したことも参考になる。この他にも、全ての裁判例を分析した結果、キーワードは「発明の課題」であると考える。優先日当時の当業者に本件発明の課題が知られていたか又はこれに着目することができたことを論証することが出来れば、本件発明の課題から当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することも容易想到であったという論理付けが成り立つ可能性があるからである。他方、優先日当時の当業者が本件発明の課題に着目することができなかったとなると、当該新しい「数値」ないし「パラメータ」に着目することが容易想到であったという論理付けは成り立ち難く、進歩性〇とされ易い。
②パラメータ・数値自体が知られていたか又はこれに着目できたと認定された事案においても、本件発明の課題が知られていたか又はこれに着目することができた事案では、当該「数値」ないし「パラメータ」の範囲は設計事項であると判断され易いし、副引例に当該「数値」ないし「パラメータ」が開示されている場合には、主引例と組み合せることが容易想到と判断され易い。
以上の考察は、数値限定発明・パラメータ発明に特化したものではなく、むしろ、全ての発明に関する近時の裁判例の傾向と軌を一にするものである。すなわち、近時の裁判例は、主引例と副引例の組合せの容易想到性を判断する際に、特許庁審査基準が示す主引例と副引例の課題の共通性のみならず、本件発明と主引例の課題の共通性も相当程度重視しており、これが異なる場合には、主引例から出発して本件発明に到達することが容易想到でなかったとして進歩性〇と判断される傾向である。[vii]
⇒近時の裁判例は、主引例と副引例の組合せの容易想到性を判断する際に、特許庁審査基準が示す主引例と副引例の課題の共通性のみならず、本件発明と主引例の課題の共通性も相当程度重視しており、これが異なる場合には、主引例から出発して本件発明に到達することが容易想到でなかったとして進歩性〇と判断される傾向である。
数値限定発明・パラメータ発明においても、当該「数値」ないし「パラメータ」を発明特定事項としてその容易想到性を問題とする限り、通常の発明と同様に、主引例から出発して当該「数値」ないし「パラメータ」に到達することが容易想到であったか否かが問題とされ、その際に本件発明と主引例の課題の共通性も相当程度重視されている傾向にあるものであり、「数値」ないし「パラメータ」を発明特定事項として捉えるという近時の裁判所の傾向と相俟って、数値限定発明・パラメータ発明においても本件発明の課題がクローズアップされている。
最後に、特許庁審査基準の判断枠組みと近時の裁判例の判断枠組みとの関係性、どちらの判断枠組みが進歩性〇と判断され易いかについて考察する。厳密に考察するために先ず前提として、発明の「課題」と「効果」との関係を確認しておくと、「解決課題及び解決手段が提示されているか否かは、『発明の効果』がどのようなものであるかと不即不離の関係があるといえる」としても、[viii] 両者は一対一対応ではない。課題Ａ、課題Ｂ、課題Ｃの何れを解決しても効果αを奏する場合、効果αを奏することができる解決課題としては課題Ａ、課題Ｂ、課題Ｃの３通りが存在する。そうすると、特許庁審査基準のように「効果」の異質性を問題とすると、本件発明の課題（例えば、課題Ａ）と異なる課題（例えば、課題Ｂ又は課題Ｃ）を解決する引用例との関係で効果が異質でないとして進歩性が否定されることがあり得る。他方、近時の裁判例の判断枠組みでは、そのような場合でも、本件発明と異なる新規の課題Ａを解決するために当該「数値」ないし「パラメータ」に着目することは容易想到でなかったとして進歩性〇と判断される余地があるから、先ず第一に、発明の「課題」と「効果」との関係という意味で、後者（近時の裁判例）の判断枠組みの方が進歩性〇と判断される場合が広いと考えられる。（もっとも、「効果」が異なる場合は、発明の「課題」も異なることが多い。）
考察を続けると、特許庁審査基準の判断枠組みで「異質な効果」が認められる場合はパラメータ・数値が新しくそれに着目することが容易想到でないという関係が成り立つ。また、「同質であるが顕著な効果」が認められる場合はパラメータ・数値が公知であったとしてもその範囲が容易想到でないという関係が成り立つ。したがって、「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」が認められるときは、どちらの判断枠組みでもパラメータ・数値発明の容易想到性が否定され、進歩性〇と判断される。他方、「異質な効果」又は「同質であるが顕著な効果」が認められない場合を考えると、特許庁審査基準の判断枠組みでは直ちに進歩性×となるが、近時の裁判例の判断枠組みでは、本件発明の課題を踏まえて、当該「数値」ないし「パラメータ」に着目すること、及び、その範囲を画定することまでが容易想到でなければ進歩性〇と判断されるから、近時の裁判例の判断枠組みの方が進歩性が認められ易い。実際に筆者が全ての裁判例を検討して考察しているところ、このような裁判所の判断傾向は、平成２０年以降の審決取消訴訟判決に進歩性×の審決を取り消した判決が多いことがわかり、このことからも上記の考察が裏付けられる。[ix]
以上の考察の裏返しとして、近時の裁判例の判断枠組みにおいてパラメータ・数値の進歩性を否定する論理付けとしては、①”パラメータ・数値自体が知られていた”ことを立証するか、先ず本件発明の課題が知られていたことを立証した上でこれを足掛かりとして“パラメータ・数値自体に優先日当時の当業者が着目できたこと”を立証するという第一段階に注力すべきであり、これに続いて、②同じく本件発明の課題を足掛かりとして、当該パラメータ・数値の範囲が設計事項であるとか、副引例に開示されており組み合わせが容易である等の論理付けを試みる第二段階に進むという段取りとなる。このように、２段階（本件発明の課題が知られていたことを立証することを含めると３段階）の論理付けが必要となる。
以下、パラメータ・数値を発明特定事項と捉えた裁判例のうち進歩性を肯定した（容易想到でないとした）裁判例を紹介し、５項においては、進歩性を否定した（容易想到であるとした）裁判例を紹介する。４項と５項の各裁判例を対比することで、数値限定発明・パラメータ発明の進歩性を否定するための上述した論理付け・主張方針が読み取れる。
＜省略＞
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）