令和3年(行ケ)10136、10138【半田付け装置】＜鶴岡＞

＜審決＞
甲１発明の半田片として「記号F1の半田片」を用いた場合には容易想到

＜本判決＞
本願発明の課題・作用効果を知らないまま、引用発明において特定の半田片（F1）を使う動機づけがない
⇒進歩性〇（選択発明の一種）

【請求項１】（容易想到でないと判断された「相違点２」に係る部分）
「・・・前記加熱手段は、前記端子の先端に当接した前記半田片に前記ノズルを介して熱伝達させる位置に設けられ、溶融前の前記半田片が前記端子の先端に当接した状態で当該熱伝達を受けて溶融し、溶融した前記半田片が丸まって略球状になろうとするが前記ノズルの内壁と前記端子の先端に規制されるため必ず真球になれないまま前記端子の上に載った状態で前記半田片が供給された方向へ移動せずに停止し、この停止した状態で前記ノズルから前記溶融した半田片に伝わる熱を当該溶融した半田片から前記端子に伝えて前記端子を加熱し、この加熱によって前記端子が加熱された後に前記溶融した半田片が流れ出す構成である半田付け装置」

＜審決・無効２０１９－８０００９４号＞（「相違点２」が容易想到と判断した部分）
本件審決は、「甲１発明の半田片として、記号Ｆ１として定められた規格であるフラックス含有量１．０質量％（ｗｔ％）の半田片を用いた場合」には、「…真球になれない」ことになるから、容易想到であると判断した。以下に、引用する。

「甲１発明…半田のフラックス（ロジン）含有量は、甲１５…には半田にロジンを１～４ｗｔ％含有させることが記載され、甲１０…には日本工業規格として、やに入りはんだの規格としてフラックス含有量が１．０質量％、許容範囲が０．５質量％以上１．５質量％未満のものが記号Ｆ１と定められていることが記載されていることを考慮すれば、フラックス含有量が１ｗｔ％程度の半田を用い半田付けを行うことは当業者が容易になし得たことと認められる。そこで、甲１発明の半田片として、記号Ｆ１として定められた規格であるフラックス含有量１．０質量％（ｗｔ％）の半田片を用いた場合について検討する。…
甲１発明に、規格でＦ１と定められた半田を使用することにより、半田片が当接位置で加熱溶融され溶融した場合に半田鏝の先端部の貫通孔の内壁とピンの先端に規制されるために真球になれない。…」

＜本判決の判旨抜粋＞（「相違点２」が容易想到でないと判断した部分）
本願発明の課題が知られていなかった以上、引用発明（甲１発明）において特定の半田片（記号Ｆ１のもの）を用いる動機づけがないとして、容易想到性を否定した。以下引用する。

「…本件発明１は、溶融前の半田片をノズルの内壁及び端子の先端に必ず当接させるとともに、溶融した半田片を必ず真球にならないまま端子の上に載った状態で下方に移動しないように停止させ、ノズルからの熱伝導等により半田片及び端子を十分に加熱し、これにより適正温度での半田付けを実現する結果、半田付け不良の防止という効果を奏するものである。これに対し、甲１には、…溶融した半田が必ず真球にならないまま停止すること、すなわち、溶融後も半田がノズルの内壁に当接し続けることにより半田片及び端子が十分に加熱されることについての記載及び示唆はないから、甲１に接した当業者にとって、溶融した半田が必ず真球にならないとの構成が解決しようとする課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはない…。」

＜若干の考察＞
本件審決は、引用発明（甲１発明）において特定の半田片（記号Ｆ１）を用いれば相違点は実質的に存在しないと判断したのに対し、本判決は、そもそも引用発明において当該特定の半田片（記号Ｆ１）を用いる動機づけを否定し、進歩性を認めた。
一般に、引用発明において用いる構成に複数の選択肢がある場合には、いわゆる選択発明として、当該一つの選択肢を選択する容易想到性が問題となる。
本件審決も「甲１発明…半田のフラックス（ロジン）含有量は、甲１５…には半田にロジンを１～４ｗｔ％含有させることが記載され、甲１０…には日本工業規格として、やに入りはんだの規格としてフラックス含有量が１．０質量％、許容範囲が０．５質量％以上１．５質量％未満のものが記号Ｆ１と定められていることが記載されていることを考慮すれば」と説示して、本判決がいうところの「フラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付け」を論証しているが、本件審決は選択肢を提示したに留まっており、その中で「フラックスの含有量が１ｗｔ％の半田」（記号Ｆ１）に着目することの容易想到性、動機付けまでは論証し切れていないと判断したのが本判決である。
特許庁としては、周知技術の中から選択しただけであり設計事項と考えたものと思われるが、近時の裁判例の傾向としては、本件発明の課題に着目できたかを重視する傾向にあるところ、本判決も、本件発明の「課題及び当該構成が奏する作用効果を知らないまま、当該構成を得るためにフラックスの含有量が１ｗｔ％の半田をわざわざ採用しようとする動機付けはない…。」という言い回しで決着した。
この点については、必ずしも本件発明の課題・作用効果を知らなくても、甲１発明において「フラックスの含有量が１ｗｔ％の半田」（記号Ｆ１）を用いることの容易想到性を肯定することは可能なのではないかという考え方や、そもそも本件明細書には「【発明が解決しようとする課題】【０００７】この発明は、上述の問題に鑑みて、半田付け不良を防止することを目的とする。」と記載されており、「半田付け不良を防止する」という一般的課題であればこれを知られていたと議論することも可能であったかもしれない。本判決を精査する限り、本件発明の課題が「半田付け不良を防止する」という一般的課題よりも具体的なものとして認定しておらず、仮に発明の課題を具体的に認定すれば、次は、出願時の技術水準において当業者が当該課題を解決できると認識できたかが問題となるから（サポート要件）、一般に、特許無効を主張する立場としては、サポート要件や新規事項追加を主張する布石としても、発明の課題は争っておくことも一考であろう。

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/091387_hanrei.pdf

 

※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士　高石秀樹（第二東京弁護士会）
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