【特許】公然実施発明を主引例とする新規性、進歩性欠如の無効主張
公然実施＜論点整理＞
①★進歩性判断時の,公知文献との違い（大鷹判事の論文）
② 「公然」性 ～ NDA、リバースエンジニアリング
③ 公然実施「発明」～反復可能性、意図・認識の要否、用途発明
④ 出願日後の実施品に基づく主張
⇒＜関連＞出願当時の「技術水準」の立証
公然実施①
★進歩性判断時の、公知文献との違い
（大鷹判事の論文）
引用発明が公然実施発明の場合には…ベストモードの完成品として提供されているものであるため、通常は、実施品自体やその取扱説明書等にその課題等の記載がなく、他の資料から、動機付けの手掛かりとなる要素を認定する必要がある。
公然実施②
「公然」性 ～ 秘密保持契約（NDA）
平成23年(行ケ)10271「光源装置」＜塩月＞
⇒（明示の）秘密保持契約の対象であると認定
平成21年(行ケ)10284「…プラバスタチンナトリウム」
⇒黙示の守秘義務あり
東京地判平成24年(ワ)11800「ポリイミドフィルム」＜高野＞
⇒黙示の守秘義務なし
公然実施②
「公然」性 ～ リバースエンジニアリング
東地平成15年(ワ)19324「ブラニュート顆粒」
当業者が利用可能な分析技術を用いて…特許発明該当性の判断が極めて困難であった。
⇒「公然」実施でない
＝大地平成20年(ワ)4754「Ｘ線異物検査装置」
≒東地平成16年(ワ)4339「低周波治療器」
公然実施③
公然実施「発明」の完成
東京地判平成24年(ワ)11800「ポリイミドフィルム」＜高野＞
公然実施「発明」の完成には、反復可能性が必要
「被告は,…先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能性がある」
⇒公然実施「発明」完成
⇒進歩性×
公然実施③
公然実施「発明」 の完成～ 意図・認識の要否
東京地判平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」＜佐藤＞
東京地判平成23年(ワ)21311「印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)」＜大須賀＞
⇒意図・認識は、問われなかった
Cf.先使用権の裁判例
平成29年(ネ)10090「医薬」＜高部＞/傍論
公然実施③
公然実施「発明」 の完成～用途発明
平成18年(行ケ)10452「樹脂配合用酸素吸収剤」事件＜飯村、大鷹、嶋末＞
*公然実施を理由に、用途発明の新規性を否定するためには、実施品が当該用途に適すると当業者に認識されていた必要がある。
⇒本事案では、進歩性を否定した審決も取り消された。
公然実施③
公然実施「発明」 の完成～ 意図・認識の要否
東京地判平成29年(ワ)17791「マグネット歯車」＜佐藤＞
東京地判平成23年(ワ)21311「印刷物の品質管理装置(オフセット輪転機版胴)」＜大須賀＞
⇒意図・認識は、問われなかった
Cf.先使用権の裁判例
平成29年(ネ)10090「医薬」＜高部＞/傍論
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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