◆判決本文
「=控訴審令和3年(ネ)第10043号<菅野>」
1.特許請求の範囲
「HFO-1234yfと,ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の,HFO-1243zfおよびHFC-245cbと,を含む,熱伝達組成物,冷媒,エアロゾル噴霧剤,または発泡剤に用いられる組成物。」
2.本件補正
請求項1及び2は,本件補正により,本件特許請求の範囲は,「ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の,HFO-1243zf及びHFC-245cbと,を含む,」という文言を有するものとなった。
3.当初明細書の記載
ここでは省略(後掲の判旨抜粋参照)。表6は、以下のとおり。
4.本判決の新規事項追加(補正要件)に関する判断部分の抜粋(下線部を付加した。)
当初明細書においては,そもそもHFO-1234yfに対する「追加の化合物」として,多数列挙された化合物の中から特に,HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点,当初明細書においては,HFO-1234yf,HFO-1243zf,HFC-245cbは,それぞれ個別に記載されてはいるが,特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく,当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また,表6(実施例16)については,8種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが,そのうちの「245cb」と「1234yf」に着目する理由は,当初明細書には記載されていない。さらに,当初明細書には,特許出願当初の請求項1に列記されているように,表6に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず,その中から特にHFO-1243zfだけを選び出し,HFC-245cb及びHFO-1234yfと組み合わせて,3種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては,当業者においてそのような構成を導き出す動機付けとなる記載が必要と考えられるところ,そのような記載は存するとは認められない(なお,本件特許につき,優先権主張がされた日から特許出願時までの間に,上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。)。
これらに照らせば,当業者によって,当初明細書,特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては,低地球温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO-1234yfを調製する際に,HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db,HCFO-1233xf,及びHCFC-244bb)に含まれる不純物や副反応物が特定の「追加の化合物」として少量存在する,という点にとどまるものというほかなく,その開示は,発明というよりはいわば発見に等しいような性質のものとみざるを得ないものである。そして,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が,このような性質のものにすぎない場合において,多数の化合物が列記されている中から特定の3種類の化合物の組合せに限定した構成に補正(本件補正)することは,前記のとおり,そのような特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに鑑み,当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを得ない。したがって,本件補正は,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものであるというほかない。…
5.若干の考察
新規事項追加(補正要件、訂正要件、分割要件)は、知財高判大合議平成18年(行ケ)第10563号【ソルダーレジスト事件】が定立した、「『最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項』とは,当業者によって,明細書,特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものというべきところ,第三者に対する不測の損害の発生を防止し,特許権者と第三者との衡平を確保する見地からすれば,当該補正が,上記のようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は『明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において』するものといえる」というメルクマールが確立しており、本判決もこれに従っている。
以下に紹介する各裁判例のように、近時の新規事項追加の判断は、サポート要件と異なり発明の課題を解決できるように記載されていることまでは要求されない傾向にあるものの、そもそも当初明細書に記載されているか否かの判断においては、複数の構成要素(例えば、複数の化合物)が当初明細書の異なる場所(例えば、異なる実施例)にバラバラに記載されていたとしても、当該複数の構成要素を併せ有することを発明特定事項としてクレームアップすることはできず、新規事項追加と判断される傾向にある。
本判決や、以下に紹介する裁判例では複数の構成要素を併せ有することを発明特定事項としてクレームアップすることが新規事項追加と判断された事例であったが、1個の構成要素をクレームアップする場合でも同様の問題は生じうると思われる。すなわち、当初明細書に添加剤として100個の化合物が開示されていたときに、そのうちの1個を任意に選択して補正、訂正、分割できるとするならば、とりあえず当初明細書に有り得る化合物を大量に列挙しておき、ライバルの製品を見た後に、ライバルの製品に使われている化合物のみをクレームアップして特許性(新規性、進歩性、記載要件等)を高めることが出来てしまう。(もっとも、そのような分割出願が特許庁で認められており、被疑侵害者が苦戦する事案が存在することも事実である。)
1.新規事項追加では「サポート要件と異なり発明の課題を解決できるように記載されていることまでは要求されない傾向」に沿った裁判例
(1)知財高判平成28年(行ケ)第10147号【…トマト含有飲料の酸味抑制方法】事件(*訂正要件〇/サポート要件✕)
「原告は,本件訂正の根拠となった実施例1~3の記載を見て,本件訂正後の本件発明の数値範囲において本件発明の効果があるとは読み取れないし,酸度の数値範囲は0.31%~0.63%と広く,実施例1~3と同様の風味が実現されているとは考え難い,と主張する。しかし,原告が主張する上記事項は,特許請求の範囲の記載要件(特許法36条6項)において問題とされるべきものであって,前記…の判断を左右するものではない。」
(2)知財高判平成28年(行ケ)第10157号【酸味のマスキング方法】事件(*訂正要件〇/サポート要件の問題が残った)
「被告主張に係る酸味マスキング効果の有無が特許請求の範囲の記載要件(特許法36条6項1号のいわゆるサポート要件)において問題とされるのは格別,前記訂正要件に係る判断の当否を左右するものとはいえない。」
2.「複数の構成要素を併せ有することを発明特定事項としてクレームアップすることが新規事項追加と判断された」裁判例
(1)知財高判平成25年(行ケ)第10346号【水晶発振器の製造方法】事件(*明細書中で、2つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした。⇒訂正要件✕)
「【(訂正後の)請求項1)】第1音叉腕の上下面の少なくとも一面に,中立線を残してその両側に,前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく,各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝を形成する工程と,第2音叉腕の上下面の少なくとも一面に,中立線を残してその両側に,前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく,各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝を形成する工程と,…
…本件特許明細書には,【0041】に,中立線を残して,その両側に溝を形成し,音叉腕の中立線を含めた部分幅W7は0.05mmより小さく,また,各々の溝の幅は0.04mmより小さくなるように構成する態様,及び,このような構成により,M1をMnより大きくすることができることが記載されている。また,【0043】には,溝が中立線を挟む(含む)ように音叉腕に設けられている第1実施例~第4実施例の水晶発振器に用いられる音叉形状の屈曲水晶振動子の基本波モード振動での容量比r1が2次高調波モード振動の容量比r2より小さくなるように構成されていること,及び,このような構成により,同じ負荷容量CLの変化に対して,基本波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化が2次高調波モードで振動する屈曲水晶振動子の周波数変化より大きくなることが記載されている。
しかし,上記【0041】と【0043】の各記載に係る構成の態様は,それぞれ独立したものであるから,そこに記載されているのは,各々独立した技術的事項であって,これらの記載を併せて,本件追加事項,すなわち,「中立線を残してその両側に,前記中立線を含めた部分幅が0.05mmより小さく,各々の溝の幅が0.04mmより小さくなるように溝が形成された場合において,基本波モード振動の容量比r1が2次高調波モード振動の容量比r2より小さく,かつ,基本波モードのフイガーオブメリットM1が高調波モード振動のフイガーオブメリットMnより大きい」という事項が記載されているということはできない。…そうすると,本件追加事項の追加は,本件特許明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入するものというべきである。」
(2)知財高判平成28年(行ケ)第10257号【携帯情報通信装置】事件(*明細書中で、2つの段落に独立に記載した事項を併せた追加を新規事項追加とした。)
「段落【0143】には,段落【0117】,【0118】に記載されているような,ウェブページの閲覧やテレビ動画の表示の場合との関連性を示唆する記載はない上,段落【0143】の記載は前記のとおりであって,画像データファイルの解像度を変更することなく表示することが記載されているから,段落【0143】の記載に接した当業者が,その記載を段落【0117】,段落【0118】の記載と関連付けて,ウェブサーバから画像データファイルをダウンロードして画像を表示する場合に画像ファイルの解像度を変更することが記載されていると理解するとは考えられない。」
(1)補正要件(新規事項の追加)について
特許法は,特許請求の範囲等の補正については,願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨規定する(17条の2第3項)。しかして,上記の「最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項」とは,当業者によって,明細書,特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項を意味するものというべきところ,第三者に対する不測の損害の発生を防止し,特許権者と第三者との衡平を確保する見地からすれば,当該補正が,上記のようにして導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入しないものであるときは,当該補正は「明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において」するものといえるというべきである(知的財産高等裁判所平成18年(行ケ)第10563号同20年5月30日特別部判決参照)。
(2)特許請求の範囲の記載の補正(本件補正)
本件特許に係る特許出願当初の請求項1及び2は,前記第2の1(4)アに記載のとおりであったが,その後の補正(本件補正)により,本件特許請求の範囲は,「ゼロ重量パーセントを超え1重量パーセント未満の,HFO-1243zf及びHFC-245cbと,を含む,」という文言を有するものとなった。(乙12,弁論の全趣旨)
(3)当初明細書の記載
当初明細書には,次の記載がある。
イ 発明を実施するための形態
【0016】ある実施形態において,HCFC-243dbに対する特定の前駆体化合物は,HCFC-243dbに現れる不純物を含有する。他の実施形態において,追加の化合物は,これらの前駆体不純物の反応により形成される。他の実施形態において,HCFC-243dbを生成する反応条件では副生成物も生成され,これは,HCFC-243dbを生成する特定の条件に応じて,別の反応経路で追加の化合物を生成できることを意味する。
【0019】ある実施形態において,HCFO-1233xfに対する特定の前駆体化合物は,HCFO-1233xfに現れる不純物を含有する。他の実施形態において,追加の化合物は,これらの前駆体不純物の反応により形成される。他の実施形態において,HCFO-1233xfを生成する反応条件では副生成物も生成され,これは,HCFO-1233xfを生成する特定の条件に応じて,別の反応経路で追加の化合物を生成できることを意味する。
【0022】ある実施形態において,HCFC-244bbに対する特定の前駆体化合物は,HCFC-244bbに現れる不純物を含有する。他の実施形態において,追加の化合物は,これらの前駆体不純物の反応により形成される。他の実施形態において,HCFC-244bbを生成する反応条件では副生成物も生成され,HCFC-243dbに現れ,これは,HCFC-244bbを生成する特定の条件に応じて,別の反応経路で追加の化合物を生成できることを意味する。
【0031】一実施形態において,HFO-1234yfは,HCFC-243dbから単一工程で生成してよい。他の実施形態において,反応シーケンスは,段階的なやり方で実施してもよい。他の実施形態において,HCFO-1233xfは,HCFC-243dbから生成してから,HCFO-1233xfをHFO-1234yfに直接変換してもよい。さらに他の実施形態において,HCFC-244bbは,HCFC-243dbから生成してから,HCFC-244bbをHFO-1234yfに変換してもよい。
ウ 実施例
【0124】実施例16
実施例16は,HCFC-244bb(2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロプロパン)のHFO-1234yf(2,3,3,3-テトラフルオロプロパン)への触媒なしでの変換を示すものである。
【0125】加熱ゾーンが約12インチの空のInconel(登録商標)管(1/2インチOD)を,575℃まで加熱し,HFC-244bbを,0.35mL/時で,40℃に設定された気化器を通して,3.6sccm(6.0×10-8m3)のN2スイープを用いて供給した。リアクタを連続で合計19時間操作し,試料を周期的に採取して,分析し,HFC-244bbの%変換率およびHFO-1234yfへの選択性を求めた。リアクタ流出物を,オンラインGCMSを用いて分析した。以下の表6のデータは,与えられた条件での少なくとも2つのオンライン注入の平均であり,パーセンテージはモルパーセントである。
【0126】
(4)以上を前提として以下検討する。
前記(2)に説示したとおり,前記第2の1(4)アの出願当初の請求項1及び2の記載からすれば,本件特許に係る特許出願当初の請求項1及び2の記載は,HFO-1234yfに対する「追加の化合物」を多数列挙し,あるいは当該「追加の化合物」に「約1重量パーセント未満」という限定を付すにとどまり,上記のとおり多数列挙された化合物の中から,特定の化合物の組合せ(HFO-1234yfに,HFO-1243zfとHFC-245cbとを組み合わせること)を具体的に記載するものではなかったというべきである。
しかして,上記(3)の当初明細書の各記載について見ても,特許出願の当初の請求項1と同一の内容が記載され(【0004】),新たな低地球温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO-1234yf等を調製する際に,HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db,HCFO-1233xf,及びHCFC-244bb)に含まれる不純物や副生成物が特定の「追加の化合物」として少量存在することが記載されており(【0003】,【0016】,【0019】,【0022】),具体的には,HFO-1234yfを作製するプロセスにおいて,有用な組成物(原料)がHCFC-243db,HCFO-1233xfおよび/またはHCFC-244bbであることが記載され(【0005】),HCFC-243db,HCFO-1233xf及びHCFC-244bbに追加的に含まれ得る化合物が多数列挙されてはいる(【0006】ないし【0008】)ものの,そのような記載にとどまっているものである。
そして他方,当初明細書においては,そもそもHFO-1234yfに対する「追加の化合物」として,多数列挙された化合物の中から特に,HFO-1243zfとHFC-245cbという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点,当初明細書においては,HFO-1234yf,HFO-1243zf,HFC-245cbは,それぞれ個別に記載されてはいるが,特定の3種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく,当該特定の3種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また,表6(実施例16)については,8種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが,そのうちの「245cb」と「1234yf」に着目する理由は,当初明細書には記載されていない。さらに,当初明細書には,特許出願当初の請求項1に列記されているように,表6に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず,その中から特にHFO-1243zfだけを選び出し,HFC-245cb及びHFO-1234yfと組み合わせて,3種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては,当業者においてそのような構成を導き出す動機付けとなる記載が必要と考えられるところ,そのような記載は存するとは認められない(なお,本件特許につき,優先権主張がされた日から特許出願時までの間に,上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。)。
これらに照らせば,当業者によって,当初明細書,特許請求の範囲又は図面の全ての記載を総合することにより導かれる技術的事項としては,低地球温暖化係数(GWP)の化合物であるHFO-1234yfを調製する際に,HFO-1234yf又はその原料(HCFC-243db,HCFO-1233xf,及びHCFC-244bb)に含まれる不純物や副反応物が特定の「追加の化合物」として少量存在する,という点にとどまるものというほかなく,その開示は,発明というよりはいわば発見に等しいような性質のものとみざるを得ないものである。そして,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項が,このような性質のものにすぎない場合において,多数の化合物が列記されている中から特定の3種類の化合物の組合せに限定した構成に補正(本件補正)することは,前記のとおり,そのような特定の組合せを導き出す技術的意義を理解するに足りる記載が当初明細書等に一切見当たらないことに鑑み,当初明細書等とは異質の新たな技術的事項を導入するものと評価せざるを得ない。したがって,本件補正は,当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものであるというほかない。
以上によれば,本件補正は「願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内」においてしたものということはできず,特許法17条の2第3項の補正要件に違反してされたものというほかなく,本件特許は,特許無効審判により無効にされるべきものと認められ(特許法123条1項1号),同法104条の3第1項により,特許権者たる原告は,被告に対しその権利を行使することができないこととなる。
(4)原告の主張について
これに対し,原告は,①特許出願当初の特許請求の範囲及び当初明細書の記載からすれば,本件補正は新たな技術的事項を導入するものではなく,また,第三者に不測の損害を与えるものでもないこと,②特許庁の審査基準で許されない訂正として掲げられている事例と本件とは異なること等を縷々主張する。
しかしながら,上記(3)の説示に照らし,本件補正は,当初明細書等の記載を慎重に検討した結果,①当初明細書等の記載から導かれる技術的事項との関係において,新たな技術的事項を導入したものであると言わざるを得ず,そうである以上,②特許庁の審査基準において,許されない訂正として掲げられている事例と本件とが異なるか否かにかかわらず,本件補正は補正要件に違反するものといざるを得ない。そして,その他の原告の主張を慎重に検討しても,その内容に照らし,上記の結論を左右するものはない。原告の上記主張は,採用することができない。
原告(特許権者):ザ ケマーズ カンパニー エフシー リミテッド ライアビリティ カンパニー
被告:AGC株式会社
執筆:高石秀樹(弁護士・弁理士)(特許ニュース令和3年8月16日の原稿を追記・修正したものです。)
監修:吉田和彦(弁護士・弁理士)
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中村合同特許法律事務所