令和4年(行ケ)10007【熱搬送システム】<東海林>
*設計事項と動機付け
「主引用発明に、その課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項を採用することによって本願発明に至る場合は、そのような設計変更や設計的事項の採用は…特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められる」
（判旨抜粋）
イ 主引用発明に周知技術を適用する動機付けの有無について
(ｱ) 動機付けの判断の有無について
原告らは、周知事項を根拠に設計事項であるとする場合でも、周知事項であるという理由だけで、容易想到であることの論理付けができるか否かの検討（その周知事項の適用に動機付けがあるか、阻害要因がないか等の検討）を省略してはならないところ、本件審決は、これらの判断をしていないから、その判断は失当であると主張する（前記第３の３〔原告らの主張〕⑵ア）。
本願発明の容易想到性が肯定されるためには、主引用発明に、副引用例に記載された発明又は周知技術を組み合わせることについて、原則として動機付けがなければならないと解される。しかし、主引用発明に、その課題を解決するための技術の具体的適用に伴う設計変更や設計的事項を採用することによって本願発明に至る場合は、そのような設計変更や設計的事項の採用は、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、それについて特段の動機付けがなくても本願発明の容易想到性が認められるというべきである。前記⑴及び⑵のとおり、引用発明に相違点１及び２に係る本願発明の構成を適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮にすぎないから、設計事項ということができるものであり、その適用について特段の動機付けのあることが示されなくても容易想到性は認められる。
また、前記⑴及び⑵のとおり、引用発明が解決しようとする課題は、引用発明の解決手段を採用することで解決し得るものであり、引用発明において相違点１及び２に係る本願発明の構成を適用することによって引用発明の課題が解決できなくなるような事情はないから、それらの適用に阻害事由はない。本件審決は、阻害要因についての原告らの主張を挙げた上、それらの主張を採用できないことを判断しており（本件審決６⑶イ〔本件審決２６、２７頁〕）、その判断に誤りがあるとは認められない。なお、上記のとおり、相違点１及び２の容易想到性を認めるためには、特段の動機付けを要するものではないが、以下、念のため、原告らの主張について検討する。
(ｲ) 技術分野の関連性の有無について
原告らは、技術分野の関連性を判断するに当たっては、各技術を上位概念化してはならないとし、本願発明はビル用マルチに関するものであるのに対し、引用発明は、ペア機特有の課題に着目したもので、しかも２シリンダ形回転式圧縮機に係るものであって、その具体的な技術分野は相違しているから、引用発明に他の技術を組み合わせて本願発明を想到するための動機付けは極めて薄いと主張する（前記第３の３〔原告らの主張〕⑵イ）。
しかし、前記３⑵ウのとおり、本願発明はビル用マルチに限定されるものではなく、媒体昇圧機の具体的な構造等は特定されていないし、前記⑵のとおり、引用発明の課題はペア機特有のものではないから、原告らの主張はその前提において採用することができない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/747/091747_hanrei.pdf
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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