令和２年（行ケ）第10005号「ガラス板用合紙」事件＜髙部裁判長＞
【特許★★】先願発明(特許法29条の2)の発明該当性（引用例適格）が認められた事例～「抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は，ここでいう『発明』には該当せず，同条の定める後願を排除する効果を有しない。」
【本判決の要旨、考察】
１．特許請求の範囲
木材パルプを原料とするガラス板用合紙であって，紙中に含まれるシリコーンの量が，紙の絶乾質量に対して０．５ｐｐｍ以下であるガラス板用合紙。
２．（判旨抜粋）
特許法２９条の２…にいう先願明細書等に記載された「発明」とは，先願明細書等に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいい，記載されているに等しい事項とは，出願時における技術常識を参酌することにより，記載されている事項から導き出せるものをいうものと解される。したがって，特に先願明細書等に記載がなくても，先願発明を理解するに当たって，当業者の有する技術常識を参酌して先願の発明を認定することができる一方，抽象的であり，あるいは当業者の有する技術常識を参酌してもなお技術内容の開示が不十分であるような発明は，ここでいう「発明」には該当せず，同条の定める後願を排除する効果を有しない。また，創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されていないものは，「発明」としては未完成であり，特許法２９条の２にいう「発明」に該当しないものというべきである。
…これを本件についてみると，…ガラス合紙の，シリコーンのポリジメチルシロキサンである有機ケイ素化合物の含有量を３ｐｐｍ以下，好ましくは１ｐｐｍ以下で，０．０５ｐｐｍ以上とした先願発明は，ガラス合紙からガラス板に転写された有機ケイ素化合物に起因する配線の不良等を大幅に低減でき，特にポリジメチルシロキサンがガラス板に転写され，より配線や電極の不良等が発生し易くなることを抑制できるものであって，先願発明の目的とする効果を奏するものであること，そのようなガラス合紙は，ポリジメチルシロキサンを含有する消泡剤を使用しないで製造したパルプを原料として用い，ガラス合紙の製造工程において，パルプの洗浄，紙のシャワー洗浄，水槽を用いる洗浄や，これらを２種以上行う方法により製造できること，以上のことが理解できる。そうすると，先願発明は，創作された技術内容がその技術分野における通常の知識・経験を持つ者であれば何人でもこれを反覆実施してその目的とする技術効果をあげることができる程度に構成されたものというべきである。よって，先願発明は，特許法２９条の２にいう「発明」に該当し，未完成とはいえないから，同条により，これと同一の後願を排除する効果を有する。
３．若干の考察
新規性・進歩性判断の基礎となる特許法29条1項各号の「発明」、同29条の２「発明」は、後願排除効を有する「発明」である必要がある。もっとも、その趣旨に鑑みて、特許法29条1項柱書所定の発明該当性までは必要がないとする裁判例が多く存在する。
実務においては、以下に紹介する関連裁判例が参考になる。
【関連裁判例～“引用発明の認定”に関する裁判例の紹介】
（１）“引用発明”の適格性は、技術的思想を実施し得る程度に開示されており、特許発明と対比するに十分な程度に開示されていれば足りる（仮に実施不能又は発明未完成であった場合でさえも、“引用発明”の適格性が失われるものではない）
平成22年（行ケ）第10163号〔経管栄養剤事件〕は、“引用発明”の適格性について、「特許法２９条…１項３号にいう特許出願前に「頒布された刊行物に記載された発明」に基づいて容易に発明をすることができたか否かは，特許出願当時の技術水準を基礎として，当業者が当該刊行物を見たときに，特許を受けようとする発明の内容との対比に必要な限度において，その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり，かつ，それをもって足りると解するのが相当である。」と判示し、“引用発明”の適格性は、技術的思想を実施し得る程度に開示されていれば足りるとしている。
また、平成23年(行ケ)第10201号〔光学増幅装置事件〕は、「「刊行物に記載された発明」というためには，刊行物記載の技術事項が，特許出願当時の技術水準を前提にして，当業者に認識，理解され，特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが，「刊行物に記載された発明」が，特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。」と判示し、“引用発明”の適格性は、特許発明と対比するに十分な程度に開示されていれば足りるとしている。
更に言えば、平成12年（行ケ）第315号〔磁気ディスプレーシステム事件〕は、「仮に，刊行物1記載の発明が，何らかの理由により，実施不能又は発明未完成であったとしても，刊行物1から…との技術的思想を認識し，これと他の発明を組み合わせることが不可能となるものではない。したがって，刊行物1記載の発明が，原告ら主張の理由により，実施不能又は発明未完成であるとしても，刊行物1記載の発明に基づいて，いかなる発明も想到できない，などというものではないことは明らかである。」と判示した。“
（２）公然実施「発明」の完成
東京地裁平成24年（ワ）第11800号〔ポリイミドフィルム事件〕＜高野＞は、以下のとおり判示して公然実施「発明」が完成したといえるために反復可能性が必要としており、本判決と同様である。（⇒同事案においては、反復可能性〇）
「…特許法２条１項の「発明」は，自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうから，当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること，すなわち，反復可能性のあることが必要である（最高裁平成１０年（行ツ）第１９号…）。被告は，…先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を製造したのであって，先行発明には反復可能性があるから，被告が…先行発明を完成させていたことは明らかである。確かに，先行製品は，別表記載のとおり，１ロットの中でも，αＭＤが１０ｐｐｍ／℃未満であったり，αＴＤが３ｐｐｍ／℃未満や７ｐｐｍ／℃超であったりしたのであるが，弁論の全趣旨によれば，それは，被告が，本件発明１の内容を知らず，αＭＤを１０ｐｐｍ／℃以上，αＴＤを３～７ｐｐｍ／℃以上とすることを目標にしていなかったからにすぎないことが認められる。…」
（３）“引用発明の認定”は、本件発明との対比に必要な範囲で行うべきものであり、これで足りる
例えば、平成26年（行ケ）第10251号〔真空吸引式掃除機用パックフィルター事件〕は、「本願発明の新規性の有無を判断する場合における引用発明の認定については，本願発明の発明特定事項のすべてが引用公報に記載されているかどうかを判断するために必要な技術事項が認定されるべきである。したがって，引用発明の認定は，本願発明の発明特定事項に対応する技術事項が客観的，具体的に認定されるべきであり，また，引用公報に発明特定事項に対応する技術事項が記載されていないとの判断を導く関連技術事項も記載されている場合には，これも加えて引用発明として認定する必要がある。これに対し，引用発明の特徴的技術事項であっても，本願発明の発明特定事項に関連しない技術事項まで認定する必要はない。」と判示しており、“引用発明の認定”は、あくまで本件発明との対比に必要な範囲で行うものであるとしている。
平成17年（行ケ）第10672号〔高周波ボルトヒータ事件〕は、「…引用発明の認定においては，引用発明に含まれるひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができるのであって，その際引用刊行物に記載された具体的な実施例の記載に限定されると解すべき理由はない。」と判示しており、“引用発明の認定”は、ひとまとまりの構成及び技術的思想を抽出することができることを明らかにしている。
この他にも、令和1年（行ケ）第10097号〔簡易蝶ネクタイ事件〕は、「発明の進歩性の判断に際し，特許出願に係る発明ないし特許を受けている発明（以下『本願発明等』と総称する。）と対比すべき特許法２９条１項各号所定の発明（以下『主引用発明』という。）の認定は，これを本願発明等と対比させて，本願発明等と主引用発明との相違点に係る技術的構成を確定することを目的としてされるものであるから，本願発明等との対比に必要な技術的事項について過不足なく行うことが必要である。これを本件についてみると，上記①の点について，本件補正発明は，発明特定事項として，子供用簡易蝶ネクタイを正面から見た構成を含むものではないから，本件補正発明と対比するに当たって，甲１の簡易蝶ネクタイを正面から見た構成を認定する必要はない。」と判示しており、“引用発明の認定”は、あくまで本件発明との対比に必要な範囲で過不足なく行うものであり、本件発明が有しない構成まで認定する必要は無いとされている。
なお、平成29年（行ケ）第10160号〔光安定性の向上した組成物事件〕は、「引用発明は，特許出願に係る発明が進歩性を有しているか否かを判断するに当たり，特許出願に係る発明との対比により一致点及び相違点を抽出し，当該引用発明を出発点として，相違点に係る特定事項を備えた発明を当業者が容易に想到できたか否かを検討するための基礎となるものである。そうすると，このような引用発明の目的に照らせば，引用発明は，本件発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な程度に特定されていれば足り，本件発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで，引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではないと解される。」と判示しているとおり、本件発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで，引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではない。
（４）“引用発明の認定”について判断した裁判例の紹介
上記のとおり、“引用発明の認定”は、本件発明との対比に必要な範囲で行うべきものであり、これで足りるものであるところ、この点について具体的にあてはめた裁判例を紹介する。
平成15年（行ケ）第348号〔べら針事件〕は、「甲5公報及び甲6公報…に接した当業者は，半抜き加工により被加工材を塑性変形させて凹部を形成する際，当該凹部の溝底の形状を平坦にするという技術手段を理解するに当たって，原告主張に係る甲5公報及び甲6公報記載の発明の目的や他の構成要素を，本件技術手段と一体不可分なものとして理解しなければならない理由はないから，当業者は，本件技術手段を，一般の金属板半抜き加工技術として，任意に転用可能な技術手段であると理解するというべきである。」と判示した。
平成17年（行ケ）第10024号〔フェンダーライナ事件〕は、「原告は，引用例1の実施例1によると，吸音材の厚さは30mmであり，この厚さから密度を計算すると，密度は約0.03g／cm3となり，硬質繊維板どころか，JISに定義されている中質繊維板の密度よりもはるかに小さい旨主張する。しかし，審決が引用発明としているのは，数値による定量的な事項を捨象した「PET繊維を熱可塑性樹脂バインダー（バインダー繊維）で融着結合してなるPET不織布をコールドプレスし，所定形状に賦形した自動車のエンジンルーム内に適用される防音材」という発明である。そして，引用発明を，実施例1に記載されている定量的な事項によって限定されなければならないような事情は見当たらない。」と判示した。
平成16年(行ケ)第159号〔遊技機における制御回路基板の収納ケース事件〕は、「本件決定が刊行物2，3を引用したのは，遊技機の制御回路基板の収納ケースにおいて，該収納ケースの底板部に基板固定ピンを突設し，該基板固定ピンにより前記収納ケースの底板部に制御回路基板を固定させることが本件特許出願時に周知であったことを明らかにするためである。そして，制御回路基板を同基板の収納ケースの底板部に固定する技術と制御回路基板の収納ケースに静電気（電磁波）対策を施す技術とは技術的に関連性がないことは刊行物2，3の記載及び技術常識に照らして明らかであり，刊行物2，3の上記技術事項を刊行物1発明に適用する際に，静電気対策上悪影響があるか否かの問題は生じない…。」と判示した。
平成22年（行ケ）第10160号〔封水蒸発防止剤事件〕は、「引用発明２は，…粘着剤層（２ａ）が担う軽剥離が可能とするとの機能は，粘着剤層（２ｂ）とは独立した機能の併存によって達成されるものであるから，粘着剤層（２ｂ）が存在することによって影響を受けるものではなく，粘着剤層（２ａ）のみによって独自に発揮されるものということができる。そうであるから，…当業者は，引用発明２の構成に係る粘着力が相対的に弱い粘着剤層（２ａ）と粘着力が相対的に強い粘着剤層（２ｂ）とをそれぞれ別個の構成のものとして認識することができ，それぞれが有する技術的意義も個別に認識することができるから，粘着剤層（２ａ）について，チップ状ワークを粘着剤層から剥離する時の軽剥離性に着目し，この粘着力が相対的に弱いものとして，独立して抽出することができるものということができる。」と判示した。
平成22年（行ケ）第10220号〔携帯型家庭用発電機事件〕は、「なるほど，引用発明は，引用例記載の「携帯用扇風機」における，太陽光発電及び充電時の一態様であって，一義的には当該扇風機の駆動に供するものであるといえる。しかし，引用発明が開示する太陽光発電，充電時の開示された構造及びその機序は扇風機の駆動と直接関係しているものではなく，それ自体が技術的に独立し，技術的に扇風機の駆動と分離して論ずることができる…。したがって，引用例におけるこのような記載事項に接した当業者は，引用例に記載された事項を総合的にみて，独立した技術思想として，多目的活用可能な太陽電池である引用発明を読み取ることができる」と判示した。
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執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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