【特許侵害訴訟】控訴審の逆転充足⑤【（切り）餅事件】
平成23年(ネ)10002＜飯村＞
載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると、上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。
平成21年(ワ)7718＜清水＞
「焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化でき」る…載置底面又は平坦上面に溝部を設ける態様を排除している。
（判旨抜粋【控訴審】）
特許請求の範囲の記載によれば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分の直後に，「この小片餅体の上側表面部の立直側面である側周表面に」との記載部分が，読点が付されることなく続いているのであって，そのような構文に照らすならば，「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載部分は，その直後の「この小片餅体の上側表面部の立直側面である」との記載部分とともに，「側周表面」を修飾しているものと理解するのが自然である。…
…発明の詳細な説明欄の記載によれば，本件発明の作用効果として，①加熱時の突発的な膨化による噴き出しの抑制，②切り込み部位の忌避すべき焼き上がり防止（美感の維持），③均一な焼き上がり，④食べ易く，美味しい焼き上がり，が挙げられている。そして，本件発明は，切餅の立直側面である側周表面に切り込み部等を形成し，焼き上がり時に，上側が持ち上がることにより，上記①ないし④の作用効果が生ずるものと理解することができる。これに対して，発明の詳細な説明欄において，側周表面に切り込み部等を設け，更に，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を形成すると，上記作用効果が生じないなどとの説明がされた部分はない。本件明細書の記載及び図面を考慮しても，構成要件Ｂにおける「載置底面又は平坦上面ではなく」との記載は，通常は，最も広い面を載置底面として焼き上げるのが一般的であるが，そのような態様で載置しない場合もあり得ることから，載置状態との関係を示すため，「側周表面」を，より明確にする趣旨で付加された記載と理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部等を設けることを排除する趣旨を読み取ることはできない。
これに対し，被告は，本件発明は，切餅について，切り込みの設定によって，焼き途中での膨化による噴き出しを制御できるという効果（効果①）と，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果（効果②）を共に奏するものであるが，切餅の平坦上面又は載置底面に切り込みが存在する場合には，焼き上がった後その切り込み部位が人肌での傷跡のような焼き上がりとなるため，忌避すべき状態になることから，本件発明における効果②を奏することはないと主張する。
しかし…，本件発明は，上記のとおり，切餅の側周表面の周方向の切り込みによって，膨化による噴き出しを抑制する効果があるということを利用した発明であり，焼いた後の焼き餅の美感も損なわず実用化できるという効果は，これに伴う当然の結果であるといえる。載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けたために，美観を損なう場合が生じ得るからといって，そのことから直ちに，構成要件Ｂにおいて，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けることが，排除されると解することは相当でない。
また，当初明細書…には，作用効果に寄与する切り込みの形成方法が記載され，…周方向の切り込み等は，側周表面に設けるよりは作用効果が十分ではないが，平坦頂面における場合でも同様の作用効果が生じる旨記載され，図６が示されていたことに照らすと，周方向の切り込み等による上側の持ち上がりが生ずる限りは，本件発明の作用効果が生ずるものと理解することができ，載置底面又は平坦上面に切り込み部を設けないとの限定がされているとはいえない。さらに，本件明細書段落【０００７】の記載は，米菓で採られた噴き出し抑制手段の適用における問題点を記載したものであり，本件発明において，周方向の切り込み等による，上側の持ち上がりによる噴き出し抑制手段を採用するに当たり，載置底面又は平坦上面に切り込み等を設けるか否かについて，本件明細書に何らかの言及がされていると解する余地はない。
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執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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