東京地判令和3年(ワ)29388【HFO-1234yf】＜杉浦＞
R1(ワ)30991の特許の第4世代
クレームアップした「追加の化合物」は、技術的意義の記載や示唆が原出願当初明細書にない!!
⇒不純物や副生成物が少量存在することが記載されていただけ
⇒分割要件×（新規事項追加）
⇒新規性×
Cf.控訴審・令和4年（ネ）第10094号<清水響>は、分割出願のクレームされた発明が明細書に記載が無いと判断して、サポート要件とした。
（判旨抜粋）
…原出願当初明細書には、原出願当初発明の実施形態としてHFO-1234yfと組み合わせる他の化合物が列挙されている。もっとも、HFC-143aはこれに明示的に含まれているものの、HFC-254ebは明示的には言及されておらず、開示された組成物を作製する化合物にも含まれておらず…上記各実施例において、HCFC-244bbのHFO1234yfへの触媒なしでの変換による生成物の1つとして示されているにとどまる。また、これらの生成物は、HFO-1234yf等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に少量存在する特定の追加の化合物…に当たるものとも理解し得るものの、この「追加の化合物」が存在する技術的意義等に関する記載や示唆は、原出願当初明細書には見当たらない。そうすると、実施例15 及び16 に示されるHFO-1234yfを除く生成物については、単に、HFO-1234yfを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物…が「追加の化合物」として少量存在することが記載されているに過ぎないものと理解される。…実施例は、分析の結果得られた化合物及びその含有割合を単に記載しているに過ぎないものと理解するほかない。…
…本件原出願に係る特許請求の範囲には、HFO-1234yf及びHFC-254ebに、HFC-245cb及びHFC-143aから成る群から選択される少なくとも 1つのメンバーを含む組成物等が記載されている。しかし、この記載を踏まえても、上記組成物からHFO-1234yfのほかにHFC-143aとHFC-254ebを選択し、これら2つの成分の含有量につき、HCFC-143aは0.2重量%以下、HFC-254ebは1.9重量%以下と特定して、これらをHFO-1234yf と組み合わせた構成とすることを導き出すことは必ずしもできない。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/940/091940_hanrei.pdf
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）