平成28年1月14日（平成27年（行ケ）第10069号）（知財高裁１部、設樂裁判長）
特許権者自身の製品が出願前に一般に販売されており、購入者は、所有権を取得し、自由に内部を観察できたことから、「公然実施」が認定された。
なお、製品のパッケージ裏面に「意図的に分解・改造したりしないでください。破損，故障の原因となります。」と記載されていたが、購入者に本件製品の構成を秘密として保護すべき義務を負わせるものとは認められず，そのような法的拘束力を認めることはできない。また，上記記載があるからといって，社会通念上あるいは商慣習上，本件製品を分解することが禁止されているとまでいうことはできず，秘密を保つべき関係が発生するようなものともいえないとして、秘密保持義務は否定された。
審査基準では、工場において装置の前に内部を見ることを禁止する看板が掲げられている場合に公然実施とならない旨の説明がされているが、これは工場側が装置の所有権を有することを前提としている。本事案は，製品の購入者は製品の所有権を取得しており，製品をどのように使用し，処分するかは購入者の自由であるといえるから前提と欠くとして、秘密保持義務は否定された。
特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。
⇒外部からはわからなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となる。
※逆に言えば、発明の内容を“特定少数”の者しか知り得ない状況であれば「公然実施」とならないものであり、典型的には、明示又は黙示の秘密保持義務が課されている場合が挙げられる。
⇒本事案では、製品が販売されて所有権が移転している場合は、製品のパッケージ裏面に「意図的に分解・改造したりしないでください。破損，故障の原因となります。」と記載されていたとしても、秘密保持義務は否定された。秘密保持義務が認められなかった一事例として、参考になると思われる。
★「公然実施」に関する論考としては、牧山皓一「特許権侵害訴訟において、公然実施による特許無効の抗弁を主張する際の留意点」（パテント2009、Vol.62, No.3）が参考になる。
★「公然実施」に関する重要裁判例として、公然実施発明も特許法２条１項の「発明」である以上、「当業者が創作された技術内容を反復実施することにより同一の結果を得られること」（反復可能性）が必要であるとした裁判例がある。同事案では、反復可能性を認めて、公然実施による新規性喪失が認められた。（平成26年3月27日東京地裁平成24年（ワ）第11800号（高野裁判長））
⇒同判決は、控訴審でも維持された。（平成27年4月28日知財高裁平成26年（ネ）第10045号（富田裁判長））?控訴審判決の抜粋「先行発明の技術的範囲に属する２８本の先行製品を反復継続して製造しているのであるから，１ロットの中に本件発明１の構成要件１Ｃ１及び２と一致しないものが含まれ，あるいは製品ごとに熱膨張係数についてＴＤ及びＭＤにそれぞればらつきがあるからといって，それだけでは，先行発明が完成していないことになるものではない。」
特許法２９条１項２号にいう「公然実施」とは，発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいうものである。本件のような物の発明の場合には，商品が不特定多数の者に販売され，かつ，当業者がその商品を外部から観察しただけで発明の内容を知り得る場合はもちろん，外部からはわからなくても，当業者がその商品を通常の方法で分解，分析することによって知ることができる場合も公然実施となる。
前記のとおり，本件製品は，小売店であるディスカウントショップで商品として販売されていたため，不特定多数の者に販売されていたと認められる。また，前記争いのない事実によれば，当業者であれば，本件製品の構成Ｆ以外の構成は，その外観を観察することにより知ることができ，本件製品の構成Ｆについても，本件製品の保持部分を分解することにより知ることができるものと認められる。
そして，本件製品が販売されるに当たり，その購入者に対し，本件製品の構成を秘密として保護すべき義務又は社会通念上あるいは商慣習上秘密を保つべき関係が発生するような事情を認めるに足りる証拠はない。また，本件製品の購入者が販売者等からその内容に関し分解等を行うことが禁じられているなどの事情も認められない。本件製品の購入者は，本件製品の所有権を取得し，本件製品を自由に使用し，また，処分することができるのであるから，本件製品を分解してその内部を観察することもできることは当然であるといえる。
以上によれば，本件製品の内容は，構成Ｆも含めて公然実施されたものであると認められる。
(3) 原告の主張について
ア 原告は，本件製品の構成Ｆは本件製品を破壊しなければ知ることができないし，本件製品のパッケージ裏面の「意図的に分解・改造したりしないでください。破損，故障の原因となります。」との記載（甲４）により，本件製品の分解が禁じられており，内部構造をノウハウとして秘匿するべく購入者による本件製品の分解を認めていないのであるから，本件製品の購入者は社会通念上この禁止事項を守るべきであり，警告を無視する悪意の人物を想定し，本件製品の破壊により分解しなければ知ることができない構成Ｆについて「知られるおそれがある」と判断することは特許権者である原告に酷である旨主張する。
しかし，本件製品のパッケージ裏面の前記記載は，その記載内容等に照らすと，意図的な分解・改造が本件製品の破損，故障の原因となることについて購入者の注意を喚起するためのものにすぎないといえる。本件製品のパッケージ裏面の意図的な分解・改造が破損，故障の原因となる旨の記載により，この記載を看取した購入者がそれでもなお意図して本件製品を分解し，本件製品を破損・故障させるなどした場合については，販売者等に対し苦情を申し立てることができないということはあるとしても，この記載を看取した購入者に本件製品の構成を秘密として保護すべき義務を負わせるものとは認められず，そのような法的拘束力を認めることはできない。また，上記記載があるからといって，社会通念上あるいは商慣習上，本件製品を分解することが禁止されているとまでいうことはできず，秘密を保つべき関係が発生するようなものともいえない。
仮に，原告が本件製品のパッケージ裏面に前記記載をした意図が購入者による本件製品の分解禁止にあったとしても，前記認定を左右するものではない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
イ 原告は，特許庁の審査基準に記載された工場の例をあげ，本件の事例を審査基準の例に当てはめれば装置の前に内部を見ることを禁止する看板が掲げられているようなものであるから，本件製品の販売が「公然知られるおそれのある状況」であるとするのは不当である旨主張する。
しかし，前記審査基準における例示は，装置の所有権等の管理権が工場側にあることを前提とするものであるのに対し，前記のとおり，本件製品の購入者は，本件製品の所有権を取得しており，本件製品をどのように使用し，処分するかは購入者の自由であるといえるから，原告の上記主張は，その前提を欠くものといわざるを得ない。
したがって，原告の上記主張は採用することができない。
（Keywords）公然実施、秘密保持、所有権、ルイファン、ルミカ、棒状ライト、反復
文責：弁護士・弁理士 高石 秀樹（第二東京弁護士会）
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中村合同特許法律事務所