令和元年８月２７日 最高裁第三小法廷判決
平成３０年（行ヒ）第６９号
「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件
＜経緯＞
無効審判請求
・・・
特許庁（二次）～動機付け無し
知財高裁（二次）～動機付けあり、相違点は容易想到
特許庁（三次）～相違点は容易想到であるが、「予測できない顕著な効果」あり
知財高裁（三次）～「予測できない顕著な効果」なし
最高裁～破棄差戻し、「予測できない顕著な効果」について審理不十分
※特許庁は「予測できない顕著な効果」で救う審決が多かったが、その殆ど全てが知財高裁で取り消されてきたので、この最高裁判決は実務上とてつもなく重要な意義がある。この経過からすれば、発明の効果について“独立説”を採ったと評価できるであろう。
※本最高裁判決のポイントは、「予測できない顕著な効果」は、他の化合物と比較するのではなく、発明の構成から優先日当時に当業者が予測できたか否かの問題であるとして、⇒原審は、この観点から本件各発明の効果を十分に検討していないとして破棄差戻しした点である。
これは、過去の知財高裁裁判例と異なり、特許庁の審判実務に親和的である。
※本最高裁判決は、「…化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると」と判示しているから、本最高裁判決の射程範囲が問題となる。
この判示は、ピリミジン大合議判決が、「医薬品の分野においては，新たな有効成分の薬理活性が既に上市された有効成分と同程度のものであっても，その新たな有効成分は，代替的な解決手段を提供するという点で技術的な価値を有するものと認められる。」と判示していることと通ずるものがある。
（判旨抜粋）
「上記事実関係等によれば，本件他の各化合物は，本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの，いずれも本件化合物とは構造の異なる化合物であって，引用発明１に係るものではなく，引用例２との関連もうかがわれない。そして，引用例１及び引用例２には，本件化合物がヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに，当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということはできず，また，本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると，本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって，本件各発明の効果の程度が，本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。
しかるに，原審は，本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず，その他，本件他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。
そうすると，原審は，結局のところ，本件各発明の効果，取り分けその程度が，予測できない顕著なものであるかについて，優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかったものか否か，当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく，本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として，本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに，本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかなく，このような原審の判断には，法令の解釈適用を誤った違法があるといわざるを得ない。
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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