【特許/民法】東京地判令和4年(ワ)19222<國分>
特許を受ける権利の二重譲渡
⇒原告に、虚偽の外観作出に係る帰責性あり
①原告自身の内部事情や行為に一因
②知りながら4年間放置
③株主総会決議の不存在判決確定後も半年間放置
+被告らの善意無過失
⇒民法94条2項類推適用
(判旨抜粋)
⑵ 本件における民法94条2項類推適用の要件充足性について
ア 虚偽の外観作出に係る原告の帰責性について
(ア) 後掲の各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
a Dは、トータルライフファクトリーの従業員として、株式会社エターナルとの間でヘアートリートメントアイロン「アフロート」の製造販売事業を企画しており、その企画に賛同したH(以下「H」という。)は、平成23年10月11日、上記事業のために原告を設立した(甲1、26)。
b Aは、トータルライフファクトリーのアシスタントとして、Dからの指示を受け、同社の顧客対応や事務を行っていた(甲26、原告代表者)。
c Hは、平成26年頃、自身が経営する株式会社グレースの事業に専念するため、原告代表者を辞任し、また、原告の株式をトータルライフファクトリーに譲渡することにした。
そこで、Dは、Aに対して原告代表者の就任を依頼し、Aは、同年6月頃、原告代表者に就任し、その旨の登記がされた。
また、原告の株式については、株式会社グレースの取引先であるトータルライフファクトリーに対してHから直接株式を譲渡することを避けるため、Aを経由して株式を譲渡することとし、同月11日、Dが作成した契約書により、原告の株式をHからA及びAからトータルライフファクトリーの順で譲渡する旨の契約が締結された。(甲26、原告代表者)
d D及びEは、平成26年11月16日、本件発明について特許を受ける権利を原告に譲渡し、原告は、平成27年4月6日、本件出願を行った。なお、Aは、少なくとも同年6月11日頃までは原告代表者としての地位を有していた。(甲3ないし5、7)
e Aは、平成27年7月15日、自らが原告の株主であるとして臨時株主総会を開催し、同株主総会では、Dを原告の取締役から解任する旨の決議並びにAを原告の取締役及び代表取締役に選任する旨の決議(本件株主総会決議①)がされ、同月22日、その旨の登記がされた。また、Aは、同月30日、臨時株主総会を開催し、同株主総会では、Bを原告の取締役に選任する旨の決議(本件株主総会決議②)がされ、同月31日、その旨の登記がされた。(甲7、8)Dは、同月頃、上記の登記がされていることを認識した。なお、Dは、Bと面識がなかった(甲26、原告代表者)。
f Aは、平成27年8月18日、Bとの間で本件譲渡契約①を締結し、原告の代表取締役の名義で、本件発明について特許を受ける権利をBに譲渡する旨の譲渡証書(本件譲渡証書)を作成した(甲6)。
g Aは、平成28年3月1日、臨時株主総会を開催し、同株主総会では、原告を解散し、F弁護士を原告の代表清算人に選任する旨の決議(以下、当該決議と本件株主総会決議①及び②とを併せて「本件各株主総会決議」という。)がされ、同月14日、その旨の登記がされた(甲7、8)。
h F弁護士は、平成28年4月19日、Dが原告の預金等を私的流用していたなどと主張して、原告の代表清算人として、Dに対し、損害賠償金の支払を求める支払督促の申立てを行い、同申立ては通常訴訟(以下「本件損害賠償訴訟」という。)に移行した。本件損害賠償訴訟においては、本件各株主総会決議の有効性が問題となった。(甲26)
i Dは、平成28年11月29日までに、本件発明について特許を受ける権利がBに譲渡されていることを認識し、本件特許について原告の出願代理人を務めていた創光国際特許事務所のL弁理士(以下「L弁理士」という。)にその出願状況を確認したところ、L弁理士は、Dに対し、本件出願の出願人が原告からBに変更され、それに伴い、出願代理人が特許業務法人京都国際特許事務所に変更されたことを報告した(甲30、原告代表者)。
j 本件特許については、平成30年4月6日に審査請求がされ、平成31年2月14日に特許査定がされて、Bは、令和元年5月17日、本件特許権の設定登録を受けた(甲5、乙1、2)。
Dは、同月頃には、上記の経過を経てBが本件特許権の設定登録を受けたことを認識していた(原告代表者)。
k 本件損害賠償訴訟については、令和元年10月11日、東京地方裁判所により、訴えを却下する旨の判決が言い渡され、これを不服として控訴が提起されたが、東京高等裁判所は、令和2年3月19日、同控訴を棄却する旨の判決を言い渡し、同判決は確定した(甲26、原告代表者)。
l その後、Dは、F弁護士に対し、原告に関する資料の引渡しを求めたが、F弁護士はそれに応じなかったため、令和3年になって、原告に対し、本件各株主総会決議不存在の確認を求める訴えを提起した。同訴えにおいて、原告は、適式な呼出しを受けたにもかかわらず、口頭弁論期日に出頭せず、東京地方裁判所は、令和3年7月20日、Dの請求を認める旨の判決を言い渡し、同判決は同年8月5日に確定した。(甲7、8、26、原告代表者)
m 前記lの判決確定を踏まえ、令和3年8月30日付けで、Dを原告の取締役から解任する旨の決議の不存在の判決が確定したこと及びDの取締役としての地位が回復したことなどに関する登記がされ、また、同年9月29日付けで、平成27年7月15日付けのDの退任登記が職権抹消され、Dの代表取締役としての地位回復に関する登記がされた(甲7)。
n 令和4年2月1日、Bとライツフォルとの間で、本件譲渡契約②が締結され、同年4月8日、ライツフォルと被告との間で、本件譲渡契約③が締結された(甲4、乙5、10、弁論の全趣旨)。
(イ) 前記(ア)bないしdのとおり、Aは、トータルライフファクトリーのアシスタントとして、Dからの指示を受け、同社の顧客対応や事務を行っていたところ、平成26年6月頃にDからの依頼を受けて代表取締役に就任し、少なくとも平成27年6月11日頃までは原告の代表取締役であったもので、しかも、原告の設立者であったHは、原告の株式を、いったんAを経由させてからトータルライフファクトリーに譲渡することとし、平成26年6月11日には、Dが作成した契約書により、原告株式をHからA及びAからトータルライフファクトリーの順で譲渡する旨の契約が締結され、Aは、そのような契約関係も利用して、本件株主総会決議①によって原告の代表取締役に就任したものである。
そして、前記(ア)e及びfのとおり、Aは、平成27年7月15日に臨時株主総会を開催し、同株主総会では、自らを原告の代表取締役に選任する旨の本件株主総会決議①がされ、同年8月18日には、AとBとの間で、本件発明について特許を受ける権利をBに譲渡する旨の本件譲渡契約①が締結されたものである。
そうすると、Aによる本件譲渡契約①の締結は、原告の株主であったHや原告の真の代表者とされるDの行動に起因するものであって、Bが本件特許権を有しているとの虚偽の外観作出については、原告自身の内部的な事情や行為が大きく関わっていたものというべきである。
(ウ) また、前記(ア)e及びhのとおり、Dは、平成27年7月頃には、同人を原告の取締役から解任し、Aを原告の取締役及び代表取締役に、Bを原告の取締役に、それぞれ就任させる旨の登記がされていたことを認識しており、本件損害賠償請求訴訟においても、A及びBを取締役等に選任するなどした本件各株主総会決議の有効性が問題となっていたものである。
そして、前記(ア)e及びi並びに弁論の全趣旨によれば、Dは、遅くとも平成28年11月29日までに、本件発明について特許を受ける権利が、自己と面識はなく、Aと協力関係にあると考えられるBに譲渡されていたこと、本件出願の出願人が原告からBに変更され、それに伴い、出願代理人が特許業務法人京都国際特許事務所に変更されていたことを認識していたものと認められる。
さらに、前記(ア)jのとおり、本件特許については、平成30年4月6日に審査請求がされ、平成31年2月14日に特許査定がされて、Bは、令和元年5月17日に本件特許権の設定登録を受けていたが、Dは、その経過についても認識していたものである。
このように、原告の真の代表者とされるDは、平成27年7月頃には、Aが自らを原告の代表取締役に選任させるなどの行動をとっていたことを認識しており、さらに、平成28年11月29日には、本件発明について特許を受ける権利が、Dと面識はなく、Aと協力関係にあると考えられるBに譲渡されていたことを認識していたものである。
それにもかかわらず、Dは、前記(ア)k及びlのとおり、令和2年3月19日に本件損害賠償請求訴訟の控訴が棄却された後も、令和3年に至るまで、本件各株主総会決議の不存在確認を求める訴えを提起しておらず、弁論の全趣旨によれば、その他の訴訟又は非訟の手続やBに対する働きかけといった措置もとっていないものと認められる。
(エ) さらに、原告は、前記(ア)lのとおり、令和3年7月20日に本件各株主総会決議不存在確認の訴えで勝訴判決を得て、同判決が同年8月5日に確定した後も、本件特許権がBからライツフォルに譲渡される令和4年2月1日までの間に、Bに対する特許権移転登録手続請求や譲渡禁止の仮処分の申立てといった法的手段のみならず、原告に本件特許の登録を戻すことや他者にその登録を移転しないことを求める連絡等の措置もとらなかったものと認められる(原告代表者、弁論の全趣旨)。
(オ) 以上のように、そもそも、Aが本件譲渡契約①を締結し、Bが本件特許に係る特許権者であるとの虚偽の外観を作出するに至ったのは、原告自身の内部事情や行為にその一因があるといえる上、原告の真の代表者とされるDが、遅くとも平成28年11月29日の段階で、上記の虚偽の外観が存在していることを認識していたにもかかわらず、令和3年までの約4年間、本件各株主総会決議の不存在確認の訴え等を行っておらず、さらに、令和3年8月5日に本件各株主総会決議の不存在を認める判決が確定してからも、Bからライツフォルに本件特許権が譲渡されるまでの約半年の間、Bに対して何らの措置もとっていないのである。
このような事情からすれば、原告には、虚偽の外観作出について、自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同視し得るほど重い帰責性が認められるというべきである。
(カ) これに対し、原告は、令和3年8月5日に本件各株主総会決議の不存在を認める判決が確定してからの行動について、嘱託登記が完了したのが同年10月中旬頃であり、かつ、同判決の確定後、Bが更に本件特許権を譲渡することは考え難かったことからすれば、F弁護士に対して資料の引渡しを求めていた原告(D)の対応に何ら問題はないと主張する。
しかしながら、同年8月5日の段階で、本件譲渡契約①の締結から既に約6年が経過していたこと、Bは、Dと面識はなく、Aと協力関係にあったと考えられることからすれば、本件各株主総会決議の不存在を認める判決が確定した段階で、Bに対して特許権移転登録手続請求等の法的な措置を速やかにとる必要性は高かったものといえる。
また、前記(ア)k及びlのとおり、F弁護士は、本件損害賠償請求訴訟において、その訴えを却下する判決が確定した後も、Dからの資料の引渡請求に応じなかったこと、本件各株主総会決議不存在確認の訴えにおいて、原告の代表清算人とされていたF弁護士は、適式な呼出しを受けたにもかかわらず、口頭弁論期日に出頭しなかったことが認められ、このようなF弁護士の対応や訴訟態度を踏まえると、本件各株主総会決議の不存在を認める判決の確定後であっても、同弁護士がDの資料の引渡請求に応じることは望めない状況であったものと認められる。
以上の事情に加え、原告としては、F弁護士に対して資料の引渡しを求めつつ、それと並行してBに対して特許権移転登録手続請求等を行うことも可能であったといえることからすると、令和3年8月5日に本件各株主総会決議の不存在を認める判決が確定してからの原告(D)の対応に何ら問題はなかったという原告の主張は採用できないというべきである。
(キ) さらに、原告は、Bは原告を不正に乗っ取った当事者であり、その代理人弁理士もBの意向に沿って行動することが想定され、Dに協力することはあり得ないから、仮にDがBやその代理人弁理士に働きかけたとしても、何ら虚偽の外観を取り除くことにはつながらず、場合によっては逆効果となる可能性すらあるとも主張する。
しかしながら、そもそも、B自身が原告を不正に乗っ取った当事者であることを認めるに足りる証拠はない上、DがBに対して接触した事実がない以上、Dからの働きかけに対してBがどのような態度に出るのかについては、それを示す兆候もなく、虚偽の外観を取り除くことにつながらないとか、逆効果となるといった結末に至ると断定するのは無理がある。さらに、Bやその代理人弁理士がDからの働きかけに応じないということであれば、それは本件特許権の帰属について、BとDとの間で争いがあることを意味するものにほかならず、そのような場合、Dとしては、速やかに本件各株主総会決議の不存在の確認の訴え等を行うべき状況にあったものといえる。
したがって、原告の上記主張は採用することができないというべきである。
イ 被告らの善意無過失について
(ア) 後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。
a 被告の担当者であったGは、令和3年5月頃、被告開発部からの調査依頼を受け、開発中のヘアーアイロンに関する特許調査を行ったところ、本件特許の存在を認識し、特許事務所に対し、侵害予防調査として上記のヘアーアイロンが本件発明の技術的範囲に属するか及び本件発明には無効理由が存在するかについての調査を依頼した(乙9、証人G)。
b 前記aの調査結果においては、被告が開発中のヘアーアイロンは本件発明の技術的範囲に属するが、本件発明には無効理由が存在するとの意見が述べられていたため、被告らは、本件特許について無効審判請求をするとともに、Bとの間で、本件特許権の譲渡交渉を行うことにし、この交渉を弁理士に依頼した(乙6、9、証人G)。
c 前記bの依頼を受けた弁理士は、Bとの間で交渉を進め、令和4年2月1日、Bが同弁理士の所属する特許事務所を訪問して、Bとライツフォルとの間で本件譲渡契約②が締結された(甲4、乙5、9、10、証人G、弁論の全趣旨)。
d Gは、本件譲渡契約②の締結時において、前記bの依頼を受けた弁理士から、ライツフォルが同契約②を締結することについて、不審事由があるとの報告は受けていなかった(証人G)。
(イ) 前記aないしdのとおり、Gは、特許事務所に属する弁理士に対して侵害予防調査やBとの本件特許権の譲渡交渉等を依頼し、同弁理士は、令和4年2月1日に本件譲渡契約②を成立させているが、Gは、この本件譲渡契約②を締結することについて、同弁理士から不審事由に関する報告は受けていない。
このような事情に加え、本件譲渡契約②が締結された令和4年2月1日時点で、本件譲渡契約①の締結から既に6年5か月以上が経過していたにもかかわらず、同時点で同契約の有効性が明示的に争われていたわけではなかったことも併せ考慮すると、被告らは、本件譲渡契約②の締結時点で、Bが本件発明について特許を受ける権利の譲渡を受けておらず、本件特許権を有していなかったことについて、善意無過失であったと認めるのが相当である。
(ウ) これに対し、原告は、被告らが、原告の商業登記簿を確認することにより、本件譲渡契約①が締結された平成27年8月18日の時点で、Aが原告代表者ではなかったことを認識していたはずであるから、Bが本件特許権を有していなかったことについて悪意であったと主張する。
しかしながら、証拠(証人G)及び弁論の全趣旨によれば、被告らは、原告の商業登記簿を確認していなかったものと認められ、本件全証拠によっても、被告らが、平成27年8月18日の時点において、Aが原告代表者ではなかったことを認識していたという事実を認めることはできないから、原告の主張はその前提を欠くものであって採用できない。
したがって、被告らが、Bが本件特許権を有していなかったことについて、悪意であったとは認められない。
(エ) また、原告は、①本件特許のように、個人が出願人及び特許権者になる場合で、出願人及び特許権者と発明者とが一致しないケースは、極めて異例であること、②出願した特許に係る発明を実施している法人である原告が、その特許を受ける権利を個人であるBに譲渡することは、極めて不自然であること、③Aが、平成27年4月22日付けの「発明の新規性の喪失の規定の例外の適用を受けるための証明書」では、原告の名称及び役職(代表取締役)が入った印鑑を用いている一方、本件譲渡証書では、その印鑑とは異なるAの個人印を用いていること、④自ら実施している発明に関する特許を受ける権利を、その出願から僅か4か月後に、法人である原告が個人であるBに譲渡することは、極めて不自然であること、⑤Bは、個人としても、Bが代表者を務めると思われる警備・メンテナンスを業とする法人としても、ヘアーアイロンに関する事業を行っておらず、原告からそのようなBに対し本件発明について特許を受ける権利が譲渡されるのは不自然であることなどといった不審事由を指摘して、被告らには、Aが平成27年8月18日時点で原告の代表権限を有していたか否かを確認すべき義務があったと主張する。
しかしながら、本件特許において、出願人及び特許権者が発明者と異なる個人(B)であることや(上記①)、法人である原告が、本件発明を実施しているにもかかわらず、本件発明に係る特許出願から4か月後に、その特許を受ける権利を個人であるBに譲渡していること(上記②及び④)が、不自然といえるか否かについては、原告の内部事情等を踏まえて判断されるべきものといえるところ、被告らは、前記ア(イ)で説示した原告の内部事情等を認識し得ない状況にあり、そのような状況の中で本件譲渡契約①の有効性及び同契約に基づく特許庁の登録という外観を疑うことは、困難であったといえる。
そして、本件譲渡証書においてAの個人印が使用されていること(上記③)については、比較的小規模の企業において契約の際に代表者の個人印が使用されることもあり得るものといえ、直ちに、本件譲渡契約①の有効性及び同契約に基づく特許庁の登録という外観を疑うべきということにはつながらない。
また、Bが、ヘアーアイロンに関する事業を行っていないこと(上記⑤)も、それだけでBが原告から本件発明について特許を受ける権利の譲渡を受ける必要性を否定する事情とはいえない。
このような事情に加え、前記(イ)で説示したとおり、本件譲渡契約①の有効性は、その締結から6年5か月以上の間、明示的に争われていなかった上、Bが特許権者であるとの外観が相当長期間維持されていたことも踏まえると、原告の指摘する不審事由は、それらを総合考慮したとしても、被告らにおいて、本件譲渡契約①の有効性及び同契約に基づく特許庁の登録を疑い、Aが平成27年8月18日時点で原告の代表権限を有していたか否かを確認すべき義務を基礎付けるものということはできない。
したがって、原告の上記主張は採用できない。
⑶ 小括
以上によれば、本件においては、民法94条2項が類推適用され、それによって、原告は、原告が本件発明について特許を受ける権利を有していることを被告に主張することができないものと解するのが相当である。
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/949/092949_hanrei.pdf
※本稿の内容は,一般的な情報を提供するものであり,法律上の助言を含みません。
執筆:弁護士・弁理士 高石秀樹(第二東京弁護士会)
本件に関するお問い合わせ先:h_takaishi☆nakapat.gr.jp(☆を@に読み換えてください。)