－平成31年（行ケ）第10046号【回路遮断器の取付構造事件】＜大鷹裁判長＞－
◆判決本文
【本判決の要旨、若干の考察】
１．特許請求の範囲（請求項１）（下線部は、重要部分を強調するために付した。）
「プラグイン端子金具が電源側に設けられたプラグインタイプの回路遮断器を分電盤などの母線が設けられた取付板に取り付けるための前記回路遮断器と取付板の構造であって，
前記回路遮断器の前記母線とは反対側の負荷側には前記回路遮断器の底面から突出する，しないを外部つまみで択一的に選択保持可能なロックレバーを設けるとともに，
前記取付板には前記ロックレバーの嵌合部を設け，
前記取付板の上に載置した回路遮断器を前記母線の方向にスライドさせていくと前記母線がプラグイン端子金具に差し込まれていき，
前記取付板と前記回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより，前記回路遮断器の前記取付板に対する鉛直方向の動きが規制されるとともに，
前記回路遮断器の底面から前記ロックレバーが突出して前記取付板の嵌合部に嵌合することにより，前記母線から前記回路遮断器を取り外す方向の動きが規制されて，前記取付板に前記回路遮断器が取り付けられた状態となることを特徴とした回路遮断器の取付構造。」
２．本願発明と主引例との相違点（「相違点３」）
（相違点３）
母線から回路遮断器を取り外す方向の動きが規制されるための「ロックレバー」に関して，
本件発明においては，ロックレバーは，その設ける対象は，「回路遮断器」で，その外部つまみは，「前記回路遮断器の底面から突出する，しないを外部つまみで択一的に選択保持可能」であり，その規制は，「前記回路遮断器の底面から前記ロックレバーが突出して前記取付板の嵌合部に嵌合することにより」規制されるのに対して，
甲１発明においては，板ばね２５（「ロックレバー」に相当。）は，その設ける対象は，「取り付け部材５」で，その操作片２５ｂ（「外部つまみ」に相当。）は，「前記取り付け部材５の側片５ｂの下面から突出する，しないを操作片２５ｂで択一的に選択可能」であっても，本件発明のような「選択保持可能」ではなく，その規制は，「前記取り付け部材５の側片５ｂの下面から板ばね２５が突出してベース２の係止孔２４に係止することにより」規制される点。
３．相違点３の容易想到性（進歩性判断）に関する判旨部分の抜粋（下線部は筆者が付した。）
甲１発明においては，取り付け部材５の側片５ｂの下面から板ばね２５が自動的に突出してベース２の係止孔２４に係止することにより取り外し方向の規制が行われるから，取り外し方向の規制を行う際に，規制部材を突出した位置に保持する必要もない。…原告は，甲１発明に甲２発明の上記構成を適用する具体例として，別紙原告主張図面の図１ないし５で示した構成が考えられる旨主張するが，板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手や突起等を設け，その精度を保つ構造とすることを想起することが容易であったものとは考え難い。
４．分割要件（新規事項追加）に関する判旨部分の抜粋（下線部は筆者が付した。）
本件発明の構成要件Ａにおける「嵌合部」及び「被嵌合部」には，互いに嵌合することにより，回路遮断器の取付板に対する鉛直方向の動きが規制される効果を奏するものであれば，本件明細書記載の「取付板」に設けられた「凹部」と「回路遮断器」に設けられた「爪部」とが嵌合する態様以外の嵌合の態様のものも含まれるものと解される。…
原出願の当初明細書等には，従来の回路遮断器の取付構造をプラグインタイプの回路遮断器に用いる場合，回路遮断器を取付板の上に配置したときに回路遮断器の底面が取付板の突出片６６と干渉し，取付板に取付できないという不具合があり，取り外しの際には突出片６６の端をドライバなどの工具を用いて押圧しながら 回路遮断器を取り外す必要があり，また，突出片６６の先端で電線被覆を傷付けるおそれがあるという課題（【０００２】ないし【０００４】， 図１，図６））があり，この課題を解決するための手段として，回路遮断器１を取付板２と平行に（取付板２に設けられた母線の方向に）スライドさせることにより，取付板２に設けられた爪部３，４と回路遮断器１の凹部５，６とが嵌合し，回路遮断器１の取付板２に対する鉛直方向の動きが規制されること，ロックレバー７の押圧で係止部７０３が突出して取付板の嵌合部８に嵌合することにより，母線１１，１２から回路遮断器１を取り外す方向の動きが規制される構成（【０００４】，【０００５】，【００１１】ないし【００１５】）を採用したことの開示があることが認められる。
このように，原出願の当初明細書等には，回路遮断器の動きを規制する嵌合の態様として，取付板に設けられた爪部３，４と回路遮断器に設けられた凹部５，６が嵌合するもののほか，回路遮断器に設けられたロックレバー７の係止部７０３と取付板に設けられた嵌合部８（凹部に相当）が嵌合するもの…も開示されている。そうすると，原出願の当初明細書等に接した当業者は，回路遮断器１の取付板２に対する鉛直方向の動きが規制されるための構成としては，具体的には，取付板２に設けられた爪部３，４と，回路遮断器１に設けられた凹部５，６とが嵌合するものが示されているが，上記課題との関係においては，回路遮断器１を取付板２に平行にスライドさせたときに，両者の間に鉛直方向の動きを規制する嵌合が形成されるものであれば足り，例えば，爪部が回路遮断器に，凹部が取付板に設けた態様の嵌合であっても，鉛直方向の動きを規制する効果を奏することを十分に理解できるものと認められる。したがって，取付板２，回路遮断器１のどちらが爪部又は凹部かということ及び嵌合の具体的な態様は，上記の課題解決に直接関係するものではないというべきである。以上によれば，本件発明における構成要件Ａの「前記取付板と前記回路遮断器とに夫々対応して設けられた嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合することにより，前記回路遮断器の前記取付板に対する鉛直方向の動きが規制されるとともに」の構成は，原出願の当初明細書等の全ての記載を総合することにより導かれる事項との関係において，新たな技術的事項を導入するものではなく，原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内のものと認められる。
５．若干の考察
（１）進歩性について
本判決は、進歩性（容易想到性）判断において、「板ばねや分岐開閉器のような小さな部材にさらに操作用取手や突起等を設け，その精度を保つ構造とすることを想起することが容易であったものとは考え難い」として、部材が小さいことを相違点に係る構成が容易想到でない理由の一つとした。部材の大小が容易想到性判断の理由の一つとされた裁判例は多くないが、一般論として理由となる考慮要素であるため、本判決は実務上参考になる。
（２）分割要件（新規事項追加）について
また本判決は、明細書中の具体的記載を上位概念化してクレームアップした分割出願は、発明の課題に直接関係しないから新規事項追加ではないと判断した。具体的には、明細書には「取付板」に設けられた「凹部」と「回路遮断器」に設けられた「爪部」とが嵌合する具体的態様が開示されていたところ、分割出願時に、「嵌合部と被嵌合部とが互いに嵌合する」と抽象化（上位概念化）してクレームアップしたが、新規事項追加ではないと判断した。
このように、補正・訂正・分割出願時に明細書中の具体的記載を上位概念化してクレームアップする限界として、「発明の課題に直接関係しない」抽象化（上位概念化）は許容される傾向にある。i
例えば、特許庁審査基準の附属書Ａは、クレーム文言を削除する補正が新規事項追加とならない例として説明されており、補正前のクレーム「…凹面状の成形面…」を、補正後は、単に「…成形面…」としたため、補正後は、「凹面状の成形面」も、「凸面状の成形面」も、更には「平面状の成形面」も含むように拡張された事例である。
同事例においては、クレーム文言を削除する補正が新規事項追加とならない説明として、「本願の発明が解決しようとする課題は、光学素子用成形型の表面に被覆する被覆膜を改良することで、高温下での離型性や耐久性に優れた光学素子用成形型を提供することであって、光学素子用成形型の成形面の形状は、このような課題の解決には直接関係しない。そのため、上記課題を解決する手段として、成形型の成形面の形状は必要不可欠な要素とはいえず、本願発明にとって任意の付加的な要素であって、新たな技術的事項を導入するものではない。」と説明している。（仮に、同事例における発明の課題が、”窪みに液体を貯留すること”であったならば、全く同じ実施例の形状であったとしても、「凹面状の」という形状を削除する補正は課題の解決に直接関係するから、新たな技術的事項の導入となり、新規事項追加と判断されたであろう。）
このような特許庁審査基準の附属書Ａの考え方は、裁判例に基づいて策定されたものであり、裁判例の傾向と合致している。ii
【関連裁判例の紹介（発明の課題と新規事項追加について）】
１．発明の課題と直接関係がないとして、新規事項追加ではないと判断した裁判例
（１）平成26年（行ケ）第10087号【ラック搬送装置事件】＜設樂裁判長＞
⇒（測定ユニットを）「懸下」⇒「保持」（上位概念化）という補正が、補正要件〇。
（判旨抜粋）「本件明細書の記載を見た当業者であれば，可動アームに測定ユニットをどのように取り付けるかは 本件発明における本質的な事項ではなく，測定ユニットは，その機能を発揮できるような態様で可動アームに保持されていれば十分であると理解するものであり，そして，本件特許の出願時における上記技術常識を考慮すれば，可動アームに測定ユニットを取り付ける態様を，『懸下』以外の『埋設』等の態様とすることについても，本件明細書から自明のものであったと認められる。…さらに，測定ユニットの『懸下』と『埋設』に関して，その作用効果において具体的な差異が生じるとしても，そのことは，本件明細書に記載された本件発明７の前記技術的意義とは直接関係のないことであり，また，本件特許の出願時における前記技術常識を考慮すれば，本件訂正発明２が本件明細書に記載された事項から自明であるとの前記認定判断を左右するものではない。」
（考察）補正・分割事項が、発明の課題との関係で本質的（必要不可欠な要素）でない場合には、明細書中に明示的な記載がなくても補正・分割が認められ易いという裁判所の判断傾向を示した典型例である。
（２）平成23年（ワ）第32776号【発光ダイオード事件】＜大須賀裁判長＞
⇒課題・課題解決手段が共通する範囲で、当初明細書の開示を認めた。抽象化表現OK（”サポート要件”のあてはめに近い）
※補正事項:（…発光素子が）「一般式ＧａX Ａｌ1-X Ｎ（但し０≦X≦１である）で表される」という限定を削除した（上位概念化）
（判旨抜粋）「当初明細書の…の記載に照らせば，乙１発明の課題及び解決手段は，窒化ガリウム系化合物半導体である発光素子を包囲する樹脂モールド中に蛍光染料又は蛍光顔料を添加することにより，蛍光染料又は蛍光顔料から発光素子からの光の波長よりも長波長の可視光を出して，発光素子からの光の波長を変換し，ＬＥＤの視感度を良くする点にあると合理的に理解できる。…このように，当業者は，当初明細書の記載に照らして，『窒化ガリウム系化合物半導体』全般について，乙１発明自体の課題及び解決手段と共通の課題及び解決手段を理解するものと解されるから，当初明細書には，（本件組成や発光ピークの限定のない）窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光素子を樹脂モールドで包囲し，前記窒化ガリウム系化合物半導体の発光により励起されて蛍光を発する蛍光染料又は蛍光顔料を添加する，という発明についても開示がある…。」
（３）平成26年（行ケ）第10242号【シュレッダ－補助器事件】＜鶴岡裁判長＞
⇒補正事項と課題との関係が重視された
（判旨抜粋）「…当初明細書等に開示された発明の技術的課題及び作用効果，さらにはこれらに開示されたシュレッダー補助器の具体的な形状等に照らすと，当初明細書等に開示されたシュレッダー補助器の横幅が１つのものに固定されていたと理解するのは困難であり，むしろ，シュレッダー機本体の紙差込口の横幅，すなわち，これに相応する刃部分の横幅に対応するものとすることが想定されていたものと理解すべきことは明らかである…。」
（４）平成26年（行ケ）第10201号【熱間プレス用めっき鋼板事件】＜高部裁判長＞
⇒訂正事項と課題との関係が重視された。抽象化表現OK。
（判旨抜粋）「…明細書に記載された複数の発明の中から，どの発明部分を特許請求の範囲として特許出願するかは出願人が自由に選択できる事項であり，特許請求の範囲を当該選択した発明部分に限定した理由等が明細書に記載されていないからといって，それだけでは，新規事項を導入する訂正として許されないこととなるものではない。…本件発明と本件訂正発明とは，解決すべき課題，課題解決手段及び作用効果については何ら変わるところがない。…いずれも本件発明においては同等の技術的意義を有する発明として記載されているものであって，本件発明の「亜鉛または亜鉛系合金のめっき層」の中からどのような組成のものを選択して特許請求の範囲として訂正するかは，特許権者である被告が，本件特許に先行する発明において開示されている発明の内容その他諸般の事情を考慮して自由に決定できる事項というべきである。」
（５）平成25年（行ケ）第10338号【卓上切断機事件】＜設樂裁判長＞
⇒訂正事項と課題との関係が重視された。抽象化表現OK。
（判旨抜粋）「…「ボールベアリング３６」と「すべり軸受リング３５」が支えている荷重の配分が異なることやそれぞれの軸受（ベアリング）の機能の違いに技術的意義があるわけではない。そうすると，本件発明１における両者の技術的意義は基本的に同一であって，パイプの摺動を可能にして支持する上下の部材について，様々な部材の中からどのような軸受（ベアリング）等を用い，上下の部材にどのように荷重を配分して支持するかは当業者が適宜なし得る設計的事項であって，このような摺動を可能にする部材を「摺動部材」と抽象化して表現したとしても，新たな技術的事項を導入するものではない。」
（６）平成26年（行ケ）第10145号【ローソク事件】＜設樂裁判長＞
⇒訂正事項と課題との関係が重視された。抽象化表現OK。
（判旨抜粋）「…本件特許明細書には，実施例１の他には，ワックスの残存率が３３％のローソクの実施例はない。しかし，本件特許明細書によれば，本件発明は，点火に要する時間が短縮され，確実に点火できるローソクを提供するという課題を解決するためのものであり…，燃焼芯に被覆されたワックスを燃焼芯先端部より除去し燃焼芯を露出させるという簡便安価な対応で、格段に点火時間を短縮させることができるという効果を奏する…。そして，実施例１は，「ワックスの被覆量」が「点火時間」を決定する要素の一つであることを前提として，その関係を求めるため，簡易なモデルとして，芯全体にワックスが均一に３３％被覆された燃焼芯を使用して，点火実験を行ったものである…。そうすると，実施例１の実験結果を評価する上では，ワックスの被覆量が問題となるのであって，どのような手段でワックスの被覆量を３３％とするかは，実施例１の実験結果を左右するものではないことは明らかであるから，…ワックスの残存率が３３％となるようにしたローソクの点火時間が３．０秒であるという実施例１の実験結果をもとに，当該ローソクの燃焼芯が露出している場合については，点火時間が短くなることはあっても，点火時間が３．０秒よりも長くならないということも，当業者であれば当然に理解することといえる。」
２．発明の課題と直接関係があるとして、新規事項追加であると判断した裁判例
平成31年（行ケ）10026【流体圧シリンダ及びクランプ装置事件】＜鶴岡裁判長＞
⇒「流体圧導入室」及び「流体圧導入路」という発明特定事項を削除する（上位概念化）補正が、新規事項追加と判断された。
（判旨抜粋）「…という発明特定事項を削除し（た）ものである。したがって，本件補正後…は，弁体を出力部材側に進出させた状態に保持する構成として，流体室の流体圧を利用するための流体圧導入室及び流体圧導入路を備えることなく，弾性部材のみとする構成も含まれる…。…実施例２において，油圧導入室５３と油圧導入路５４は，発明の効果と結びつけられた構成といえる。…実施例２の構成は，油圧導入室５３と油圧導入路５４を備えることによる油圧による付勢を主とし，圧縮コイルスプリング５３ａによる付勢を補助的に用いるものである…。かかる構成から，主である油圧による付勢に係る構成をあえてなくし，補助的なものに過ぎない圧縮コイルスプリングのみで付勢するという構成を導くことはできない…。」
（考察）補正・分割により削除する発明特定事項が、発明の課題との関係で 本質的（必要不可欠な要素）である場合には、補正・分割が認められ難い。
⇒不可欠・必須な発明特定事項を削除する分割が新規事項追加と判断された事案として、 例えば、以下の裁判例がある。
・知財高判平成18年（ネ）第10077号【インクジェット記録装置用インクタンク事件】
・知財高判平成21年（行ケ）第10049号【細断機事件】
・知財高判平成25年（行ケ）第10070号【レンズ駆動装置事件】
（原告、無効審判請求人）河村電器産業株式会社
（被告、特許権者）テンパール工業株式会社
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和4年6月6日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
〒100-8355 東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル6階
中村合同特許法律事務所
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i 【特許】新規事項追加と、本件発明の課題（分割出願時の拡張戦略）- YouTube
ii 「新規事項の追加に関する，判決の傾向と 特許庁審査基準等との対比」（パテント2017年、Vol.70 No.10。弁理士会・特許委員会）