本判決の事案では、進歩性判断において、公知文献（甲８）に記載されたデータから、当業者が如何なる技術思想を読み取れるか、「引用発明の認定」が争点となった。
無効審判請求人は、「甲８のＴａｂｌｅ １．は，担体系とは別に，浸透圧調節チャネルという新たな排出経路を実験的に明らかにした」という甲８文献の開示事項を前提として、「甲８の時点において，担体系（特定の溶質分子を結合して一連の構造変化を行って細胞膜を通過させるタンパク質である担体による排出を指す。）によるコリネバクテリウム・グルタミカムからのグルタミン酸の排出が提唱されていたが，甲８のＴａｂｌｅ １．は，担体系とは別に，浸透圧調節チャネルという新たな排出経路を実験的に明らかにしたから，甲８に接した当業者は，この浸透圧調節チャネルを排出経路として利用するよう動機付けられたはずである。」と主張した。
しかしながら、本判決は、引用文献（甲８文献）に記載されたデータの理解について、「グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による排出である」という、甲８文献中において執筆者自身が述べた考察を重視して、甲８文献の開示に係る無効審判請求人による正反対の主張を否定し、進歩性を認めた審決を維持した。
本判決の事案では、データに関する執筆者の考察が引用文献中に記載されていたが、仮にそうではなく、データに関する執筆者の考察が別の文献中に当該データを引用しつつ記載されていた場合であっても、同様の議論が妥当すると思われる。
（判旨抜粋）
『…甲８のＴａｂｌｅ １…の結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタインなど多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとしつつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による排出であるとの結論を導いている。Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察されたリジンについては，…本件優先日当時までに，その輸送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出についてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることからすると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考え難いところである。』
１．特許権者有利な裁判例（進歩性〇）
（１）平成30年（行ケ）第10151号「ギャッチベッド用マットレス」事件＜鶴岡裁判長＞
（２）平成30年（行ケ）第10055号「散乱光式煙感知器」事件＜鶴岡裁判長＞
（３）平成29年(行ケ)第10117号「マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット」事件＜鶴岡裁判長＞
（４）知財高裁(大合議)平成28年（行ケ）第10182号「ピリミジン誘導体」事件＜清水裁判長＞
（５）平成25年（行ケ）第10248号「排気ガス浄化システム」事件
＜=H24(行ケ)10005、H26(行ケ)10251＞
（６）平成29年（行ケ）第10062号「半導体デバイス」事件＜高部裁判長＞
（判旨抜粋）「…引用例には，『…』との発明（…）が記載されているものと認められる。よってＳｉＣＭＯＳＦＥＴの一の電極とＳｉＣショットキーダイオードの一方の電極がいずれも不明であるとした本件決定の認定には，誤りがあるというべきである。…カソード電極からアノード電極に変更する動機付けがあるとはいえないから，相違点１’に係る本件発明１の構成を当事者が容易に想到できたものであるとは認められない。」
２．特許権者不利な裁判例（進歩性×）
（１）平成25年（行ケ）第10012号「内燃機関」事件＜富田裁判長＞
（２）平成29年（行ケ）第10160号「光安定性の向上した組成物」事件＜鶴岡裁判長＞
（判旨抜粋）「引用発明は，本件発明と引用発明との一致点及び相違点を抽出するための対比が可能な程度に特定されていれば足り，本件発明との対比に明らかに関係がない事項についてまで，引用例に記載されているとおりにそのまま認定しなければならないものではないと解される。また，審決が問題にしているベシル酸アムロジピンの含有量の限定や添加剤の限定は，課題解決のために必要な構成であるとはいえない。」
（３）平成23年(行ケ)第10201号「光学増幅装置」事件
（判旨抜粋）「特許法２９条１項３号…所定の『刊行物に記載された発明』というためには，刊行物記載の技術事項が，特許出願当時の技術水準を前提にして，当業者に認識，理解され，特許発明と対比するに十分な程度に開示されていることを要するが，『刊行物に記載された発明』が，特許法所定の特許適格性を有することまでを要するものではない。」
（４）平成22年（行ケ）第10313号「パン･菓子用米粉組成物…」
（５）平成24年（行ケ）第10124号「癌および他の疾患を治療および管理するための免疫調節性化合物を用いた…組成物」事件
（６）平成28年（行ケ）第10061号「入退室管理システム」事件＜鶴岡裁判長＞
（判旨抜粋）「…本件訂正発明１との対比は，飽くまで複数の固定無線機の設置位置が「施設の各部屋」を含むがこれに限定されないものとして認定した引用発明Ａをもってなされるのが相当である。…上記のように相違点１´を認定した場合，仮に同相違点に係る構成（移動体の位置検出を行うために複数の起動信号発信器を出入口の一方側と他方側に設置する構成）が本件特許の出願時において周知であったとすれば，引用発明Ａとかかる周知技術とは，移動体の位置検出を目的とする点において，関連した技術分野に属し，かつ，共通の課題を有するものと認められ，また，引用発明Ａは，複数の固定無線機の設置位置を特定（限定）しないものである以上，前記の周知技術を適用する上で阻害要因となるべき事情も特に存しないことになる…。」
（１） 本件優先日当時のコリネ型細菌におけるグルタミン酸排出に関する知見について
イ
（２）甲８発明の認定の誤りについて（取消事由２）
ア
(ｱ)
ａ ５７２頁１行～６行
「細菌は，低浸透圧ストレスに対して，低分子量の溶質を遊離し，一定の膨脹圧を維持することによって応答する。我々は，コリネバクテリウム・グルタミカムにおいて，浸透圧の突然の低下による様々な溶質の排出に関わる，浸透圧調節チャネルの機能を研究している。当該チャネルは，グリシンベタイン及びプロリンのような相溶性の溶質の排出を優先的に媒介する。同じような大きさの分子，例えば，グルタミン酸又はリジンの遊離は，制限され，ＡＴＰは，厳しい浸透圧ショックの後であっても，完全に維持された。」
ｂ ５７２頁１３行～１４行
「これらの結果は，大腸菌のメカノセンシティブチャネルに類似の浸透圧調節チャネルが，Ｃ．グルタミカムに存在することを示唆する。」
(ｲ)
ａ ５７５頁のＴａｂｌｅ １．
ｂ ５７５頁右欄１９行～５７６頁１行
「表１のデータは，Ｃ．グルタミカムにおいて浸透圧により引き起こされる溶質の排出は，特定の溶質について明確な選択性があることを示す。・・・表１のデータは，浸透圧により引き起こされる排出において，グリシンベタインがエクトインよりも選択的であることを実証する。・・・アラニンの放出の度合いは，エクトインと類似していたが，一方，グルタミン酸とリジンの流出は顕著に制限されていた。」
ｃ ５７６頁左欄４３行～５２行
「化学的または放射化学的方法による本研究における排出の測定において，すべての主要な排出溶質が考慮されたことを確認するため，低浸透圧ショック後の細胞外の培地を１ＨＮＭＲによって分析した・・・。得られたスペクトルから，対応する実験において細胞により放出された主要な化合物は，グリシンベタイン，プロリン及びエクトインであることが証明された。わずかな乳酸塩以外の化合物は，これらの実験において，顕著な量で検出されることはなかった。」
(ｳ)
ａ ５７８頁左欄５０行～６０行
「低分子質量化合物の流出は，原理的には，膜漏出によって，タンパク質性チャネルによって，又は流出担体によって，媒介されることができる。三つの全ての可能性の例が既報である。この流出は，特定の基質に対して顕著な優先傾向を示すことが見出されたため，Ｃ.グルタミカムについては，単純な膜漏出の可能性は排除された。担体の関与は，複数の実験結果から非常に可能性が低いことが示された。この排出速度は非常に速く，すなわち，Ｃ.グルタミカムについてこれまでに既報の全ての担体（最速のものは，完全に誘導されたベタイン取り込み担体（（ＢｅｔＰ）の１１０μｍｏｌ・ｍｉｎ－１・ｇｄｍ－１（Ｆａｒｗｉｃｋら，１９９５）である）よりもずっと速い。」
ｂ ５７８頁右欄２６行～４０行
「このシステムの興味深い特性は，特定の溶質に対するその選択性である。Ｅ．ｃｏｌｉにおいては，激しい浸透圧ショックのもとでは，多かれ少なかれ，全ての低分子量化合物は放出された。Ｃ．グルタミカムでは，そのようなことは起こらず，補償溶質が主に排出された。グリシンベタインやプロリンと大きさが類似している分子，例えば，グルタミン酸も，あるいはより小さい無機イオン（Ｎａ＋，Ｋ＋）でさえも，明らかにこのチャネルをグリシンベタインやプロリンと同じ程度には使用していない。Ｅ．ｃｏｌｉにおいて，激しい低浸透圧ショック後にやはり放出されるＡＴＰのような分子は（Ｂｅｒｒｉｅｒら，１９９２），Ｃ．グルタミカムにおいては完全に保持されていた。結果として，このチャネルの特性は，Ｅ．ｃｏｌｉシステムとは異なるに違いない。Ｃ．グルタミカムのチャネルの分子としての正体（アイデンティティ）は判明していないが，観察されたＣ．グルタミカムのチャネルを介した透過性の順序については，異なる特異性を有する複数のチャネルが存在することにより説明可能である。」
ｃ ５７８頁右欄４６行～５５行
「非特異的チャネル阻害剤Ｇｄ３＋に対するこのチャネルの感受性の欠如は（Ｂｅｒｒｉｅｒら，１９９２；Ｓｃｈｌｅｖｅｒら，１９９３；Ｈａｓｅら，１９９５），Ｅ．ｃｏｌｉにおいて記載されクローン化されたＧｄ３＋感受性ＭｓｃＬチャネルとは異なるものとして，それをさらに定義する（Ｓｕｋｈａｒｅｖら，１９９４）。しかしながら，この非特異的遮蔽剤が作用しないその他の例も存在する（Ｂｅｒｒｉｅｒら，１９９６）。したがって，Ｃ．グルタミカムのチャネルは，電気生理学的技術を用いることにより大腸菌において同定されたその他のタイプ，即ち，ＭｓｃＳと類似するかもしれない（Ｍａｒｔｉｎａｃら，１９８７，１９９０；ＺｏｒａｔｔｉとＰｅｔｒｏｎｉｌｌｉ，１９８８；Ｂｅｒｒｉｅｒら，，１９９６）。」
ｄ ５７９頁左欄３９行～４６行
「最後に，ここで強調されるべきは，ここで述べた排出チャネルは，よく知られた特定の代謝条件下で観察されるＣ．グルタミカムのグルタミン酸排出とは関係がないことである。継続的なグルタミン酸生産の条件下でのグルタミン酸排出は，その活性に関し浸透圧変化に応答しているようにも見えるが（ランバートら，１９９５年），その排出は，以前から示されているエネルギーに依存する特定の担体系によりなされるものである（グートマンら，１９９２年，クラマー，１９９４年）。」
イ
甲８のＴａｂｌｅ １．には，上記のとおり，低浸透圧の状態になった際にグルタミン酸が排出されていることが記載されているが，ｂｅｆｏｒｅの値を基準にその排出量を検討すべきとする原告らの主張を前提としても，グルタミン酸は，浸透圧が５４０ｍＯｓｍになるまでほとんど排出されず，５４０ｍＯｓｍになって２０％が排出されているにすぎないところ，これは，全部で１１種類検討されている溶質の中でＡＴＰに次いで小さな値である。そして，上記のようなＴａｂｌｅ １．の結果を受けて，クラマー博士をはじめとする甲８の執筆者らは，グリシンベタインなど多くが排出されている溶質については浸透圧調節チャネルから排出されたとしつつ，グルタミン酸の排出については，浸透圧調節チャネルではなく，担体による排出であるとの結論を導いている。
Ｔａｂｌｅ １.でグルタミン酸に次いで排出が制限されていることが観察されたリジンについては，前記(1)アで認定したとおり，本件優先日当時までに，その輸送を担う担体がクラマー博士らによって発見されており，グルタミン酸の排出についてもリジンなどと同様に担体によるものであるとの説がクラマー博士らによって提唱されていた。そのクラマー博士が，自ら実験をした上でＴａｂｌｅ １.の結果を分析し，甲８の共同執筆者の一人として上記のような結論を導いていることからすると，甲８に接した当業者が，それと異なる結論を敢えて着想するとは通常は考え難いところである。
以上からすると，原告らが主張するように，当業者が，Ｔａｂｌｅ １.の結果を受けて，甲８に記載された浸透圧調節チャネルをグルタミン酸の排出と関連付けて認識すると認めることはできないというべきである。
そして，上記アで認定した甲８の記載内容からすると，本件審決の甲８発明の認定に誤りはなく，原告ら主張の取消事由２は理由がない。
（３） 容易想到性判断の誤りについて（取消事由３）
上記相違点の容易想到性について検討するに，前記(1)，(2)で検討したとおり，本件優先日当時に，コリネバクテリウム・グルタミカムをはじめとするコリネ型細菌において，浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に関与しているということが当業者において周知になっていたとは認められないし，甲８に浸透圧調節チャネルがグルタミン酸の排出に関与していることが記載されているとも認められない。原告らは，甲８発明に，甲１０，１３～１５及び周知技術・技術常識を適用することで，１９型変異の構成を得ることができると主張するが，甲１０，１３～１５に，コリネ型細菌において，浸透圧調節チャネルからグルタミン酸が排出されることを示唆する記載はなく，他に,そのような周知技術・技術常識が存したとも認められない。
そうすると，当業者が，甲８発明に甲１０，１３～１５及び周知技術・技術常識を適用して，コリネ型細菌において浸透圧調節チャネルをコードするｙｇｇＢ遺伝子に着目し，それにグルタミン酸の排出を促すような変異を導入することを動機付られることはないというべきである。
その他，この点に関する原告らの主張は，上記認定を何ら左右するものではない。
したがって，上記相違点を容易想到ではないとした本件審決の判断に誤りはない。
原告（無効審判請求人）：シージェイジャパン株式会社、シージェー チェイルジェダン コーポレーション
被告（特許権者）：味の素株式会社
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和2年6月22日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
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