１．特許請求の範囲
【請求項１】「…平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベルオフ重合度より５～３００高いことを特徴とするセルロース粉末。」
２．実施可能要件〇（特許法36条4項）
⇒実施可能要件では、当該条件で測定できるか否かが問題とされた（本件発明の課題を解決できるように実施できるか、までは議論が及ばなかった。）。
以下の【関連裁判例】において幾つかの裁判例を紹介するとおり、実施可能要件は、当業者が物を製造でき、又は、方法を使用できるだけでは足りず、本件発明の課題を解決し、効果を奏するように実施できる必要があるという考え方も有力である。このような考え方を採れば、サポート要件と実施可能要件とは同じ結論となることが多いため、本判決のように両要件を判断した上で、異なる結論を下した裁判例は珍しい。
（本判決の判旨抜粋）「本件発明１及び２の特許請求の範囲には，『該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベルオフ重合度』と記載されている。また本件明細書の発明の詳細な説明にも『本発明でいうレベルオフ重合度とは２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法）により測定される重合度をいう。』（【００１５】）と記載されている。これらの記載に照らせば，本件発明１及び２におけるレベルオフ重合度は，セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸という本件加水分解条件で加水分解したときに測定される重合度であると特定されているということが相当である。そして，当業者は，このように特定された本件加水分解条件で加水分解を行ってこの重合度（平均重合度）を測定することができる。…
また，…本件発明１及び２にいうレベルオフ重合度は，２．５Ｎ塩酸，沸騰温度で１５分間加水分解するという本件加水分解条件の下で加水分解されたときに測定される重合度（平均重合度）であり，特定の値を測定することができるものといえる。」
３．サポート要件✕（特許法36条6項1号）
⇒サポート要件では、セルロース粉末の「レベルオフ重合度」が、加水分解すると変化するか否かが争点となった。⇒本件明細書中で「レベルオフ重合度」の説明において引用されているBATTISTA論文に、変化（低下）するメカニズム及び予想が記載されていた。被告が他にも書証を提出し、特許権者は実験結果を提出した。
⇒（本件では、）書証の勝ち。
⇒サポート要件に立証責任を負う特許権者は、優先日当時の技術水準を立証するために、実験結果ではなく、「書証」で応酬すべき!!
（本判決の判旨抜粋）「本件発明…は，…２．５Ｎ塩酸，１５分，沸騰温度という具体的な本件加水分解条件で測定された重合度（平均重合度）をレベルオフ重合度とするものである（そのような具体的な本件加水分解条件で測定されることを前提として実施可能要件を充足する。）。したがって，本件では，本件加水分解条件という具体的な条件で加水分解された後に測定されるレベルオフ重合度について，優先日当時，当業者が，技術常識に基づいて，発明の詳細な説明に記載された原料パルプのレベルオフ重合度と，原料パルプを加水分解して得られたセルロース粉末のレベルオフ重合度とが同一であると認識することができるかが問題となる…。
発明の詳細な説明の実施例２ないし７のセルロース粉末は，…原料パルプを…加水分解したものであり，天然セルロースを温和な条件で 加水分解したものといえる。…優先日当時，当業者が，本件明細書に記載された原料パルプのレベルオフ重合度とそこから加水分解して生成されたセルロース粉末の本件加水分解条件によるレベルオフ重合度が同じであると認識したと認めることはできない。また，発明の詳細な説明の実施例は，具体的な原料パルプから明細書記載の特定の条件の加水分解，攪拌，噴霧乾燥を経て得られたセルロース粉末である。当業者が，優先日当時，技術常識に基づいて，記載されている当該原料パルプのレベルオフ重合度に基づいて，上記具体的な条件で得られたセルロース粉末について，本件加水分解条件によるレベルオフ重合度の値を認識することができたとも認められない。
…
なお，原告は，実験をした結果，原料パルプを本件加水分解条件で加水分解したときの平均重合度と，当該原料パルプを実施例２と同じ加水分解条件で加水分解して得たセルロース粉末を本件加水分解条件で加水分解したときの平均重合度は実質的に同じであったとして…報告書…を提出する。しかし，本件では，優先日当時，本件明細書に記載された加水分解，攪拌，噴霧乾燥の工程を経た当該セルロース粉末について，本件加水分解条件下での重合度が原料パルプのそれと同じであるという技術常識の存否が問題となるところ，上記時点の上記実験結果によって同技術常識を認めることはできない。
…
したがって，本件明細書の発明な詳細には，本件特許請求の範囲に記載された要件を満たす実施例の記載はないこととなる。そうすると，本件明細書の発明な詳細において，特許請求に記載された本件差分要件の範囲内であれば，所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に具体的な例が開示して記載されているとはいえない。」
１．知財高判平成27年（行ケ）第10148号「分散型プレディケート予測を実現するための方法」事件
（判旨抜粋）『…本願明細書の発明の詳細な説明は，「複数のプロセッサコア」という分散された環境において，「プレディケート予測器」が「概略プレディケート経路を表す情報」に基づいて「プレディケート命令の出力を予測する」という処理を行うことにより，信頼性の高いプレディケートの正確な予測に役立ち得るプレディケート履歴を生成することができ，同時にコア間の通信を最小にするという作用効果を奏するコンピューティングシステムを製造し，使用することができる程度に記載されていない。したがって，本願明細書の発明の詳細な説明は，当業者が本願発明１の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものということはできない。』
２．知財高判平成29年（行ケ）第10143号「…残渣除去のための組成物」事件
（判旨抜粋）『本件訂正発明に係る組成物は，…集積回路基板等からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することが可能であることと，同時に，金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えることが求められるものであるから，本件訂正発明に係る組成物を生産し，使用することができるというためには，当該組成物がこの２つの性質を兼ね備えていることが必要である。したがって，本件訂正発明における実施可能要件適合性の判断に当たっては，基板からポリマーやエッチング・アッシング残渣を除去することができることと，金属で形成された回路の損傷量を許容し得る範囲に抑えること，の２つの性質を両立している組成物を生産することができるといえるかどうかを検討することとなる。…的確な手掛かりもないまま，試行錯誤によって各成分の配合量を探索せざるを得ないところ，このような試行錯誤は過度の負担を強いるものというべきである。…実施可能要件適合性は，出願時の技術常識を前提として，発明の詳細な説明の記載に基づいて判断すべきであって，出願後に提出された証拠によって要件適合性の立証をすることはできないというべきである。…』
３．知財高判平成23年（行ケ）第10179号「血管内皮増殖因子拮抗剤」事件（医薬用途発明）
（判旨抜粋）『本願発明の特許請求の範囲の記載（…）は，「加齢性黄斑変性の治療のための医薬の調製におけるｈＶＥＧＦ（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤の使用。」である。他方，本願明細書には，ｈＶＥＧＦ拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを直接的に示す実施例等に基づく説明は一切存在しない（当事者間に争いがない）。そこで，旧特許法３６条４項の要件充足性の有無，すなわち，本願明細書の記載及び本願の優先権主張日当時の技術常識を総合して，当業者において，本願発明を実施できる程度に明確かつ十分な記載ないし開示があると評価できるか否かについて，検討する。…
…脈絡膜での血管新生がＶＥＧＦにより促進されるとの事項は，本願の優先権主張日当時に知られていたとはいえず，また，同事項が技術常識として確立していたともいえない。…
以上に照らすならば，本願発明（…）の内容が，本願明細書における実施例その他の説明により，「ｈＶＥＧＦ（ヒト血管内皮増殖因子）拮抗剤」を使用することによって，加齢性黄斑変性に対する治療効果があることを，実施例等その他合理的な根拠に基づいた説明がされることが必要となる。しかし，前記のとおり，本願明細書には，ｈＶＥＧＦ拮抗剤が加齢性黄斑変性に対し治療効果を有することを示した実施例等に基づく説明等は一切存在しないから，本願明細書の記載が，本願発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されたものということができない。したがって，旧特許法３６条４項に規定する要件を満たしていないと判断した審決に誤りはない。』
４．知財高判平成23年（行ケ）第10251号「軸受装置」事件～*クレームされた条件（数値限定）の規定により作用効果が達成される技術的理由が当業者の技術常識を踏まえても明らかでないと、実施可能要件✕
（判旨抜粋）『本願明細書の発明の詳細な説明の記載には，当業者の技術常識を踏まえても，硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより，内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないこととなる理由が明らかにされておらず，当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項が記載されていないものといわざるを得ない。ところで，法３６条４項において，明細書の発明の詳細な説明について，その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならないと規定した趣旨は，発明の詳細な説明に基づいて当業者が実施できない発明に対して独占的な権利を付与することは，発明を公開したことの代償として独占権を付与するという特許制度の趣旨に反する結果を生ずるためであるところ，本願明細書の発明の詳細な説明には，当業者が本願発明の技術上の意義を理解するために必要な事項の記載がない以上，当業者は，出願時の技術水準に照らしても，硬化層のかしめ側端部の位置を本件関係式に基づいて規定することにより内輪と中空軸との間に普遍的に隙間が発生しないという技術上の意義を有するものとしての本願発明を実施することができないのであるから，その記載は，発明の詳細な説明に基づいて当業者が当該発明を実施できることを求めるという法３６条４項の上記趣旨に適合しない…。』
５．知財高判平成22年（行ケ）第10090号「遠赤外線放射セラミックス」事件～明細書中に特定の条件下の効果のみが記載されても、実施可能要件✕
（判旨抜粋）『…図８については，その前提となる燃費試験において使用された車種と年式，排気量については記載されているものの，それ以外の試験条件（計測方法，走行条件等），用いられた試料の作製条件等，再現性に係るデータが全く示されておらず，本件補正によっても，本願発明により生産されたセラミックスが燃費向上効果を有することについて，なお不明であるというほかない。…本件審決が本願発明について実施可能要件を充足しないとした判断は，相当である。』
６．知財高判平成20年（行ケ）第10272号「ＨＣＶに対する抗体」事件～明細書中に特定の条件下の効果のみが記載されても、実施可能要件✕
（判旨抜粋）『特許権は，公開することの代償として，物の発明であれば，特許請求の範囲に記載された「その物」について，実施する権利を専有することができる制度であることに照らすならば，公開の裏付けとなる明細書の記載の程度は，「その物」の全体について実施できる程度に記載されていなければならないのは当然であって，「その物」の一部についてのみ実施できる程度に記載されれば足りると解すべきではない。…
特許請求の範囲に，新規かつ有用な活性のあるポリペプチドを構成するアミノ酸の配列が包括的に記載（配列の一部の改変を許容する形式で記載）されている場合において，元のポリペプチドと同様の活性を有する改変されたポリペプチドを容易に得ることができるといえる事情が認められるときは，いわゆる実施可能要件を充足するものと解して差し支えないというべきであるが，これに対し，上記のような形式で記載された特許請求の範囲に属する技術の全体を実施することに，当業者に期待し得る程度を越える試行錯誤や創意工夫を強いる事情のある場合には，いわゆる実施可能要件を充足しないというべきである。』
７．知財高判平成26年（行ケ）第10080号「重力発電装置」事件～作用効果を奏するように実施できる必要あり
（判旨抜粋）『…実施可能要件を満たすというためには，単に発明の構成要件を形式的に再現できるのみならず，明細書に記載された所期の作用効果を奏する発明として実施することができる程度に発明の詳細な説明の記載が明確かつ十分にされていることを要するというべきである…』
８．知財高判平成20年（ワ）第38602号「無線アクセス通信システム」事件～作用効果を奏するように実施できる必要あり
（判旨抜粋）『…実施可能要件を満たすためには，出願当時の技術常識からみて，当業者が，出願に係る発明を正確に理解でき，かつ過度の試行錯誤を経ることなく発明を再現することができるだけの記載がなければならず，その結果，所期の作用効果を奏することができるものであることを要すると解するのが相当である。…』
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【判示事項（抜粋）～実施可能要件に関する判示部分】(1) レベルオフ重合度に係る実施可能要件違反について
「本発明でいうレベルオフ重合度とは２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法）により測定される重合度をいう。セルロース質物質を温和な条件下で加水分解すると，酸が浸透しうる結晶以外の領域，いわゆる非晶質領域を選択的に解重合させるため，レベルオフ重合度といわれる一定の平均重合度をもつことが知られており，その後は加水分解時間を延長しても重合度はレベルオフ重合度以下にはならない。従って乾燥後のセルロース粉末を２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した時，重合度の低下がおきなければレベルオフ重合度に達していると判断でき，重合度の低下が起きれば，レベルオフ重合度でないと判断できる。」【００１５】
しかし，本件発明１及び２の特許請求の範囲には，「該平均重合度が，該セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸して加水分解させた後，粘度法により測定されるレベルオフ重合度」と記載されている。また本件明細書の発明の詳細な説明にも「本発明でいうレベルオフ重合度とは２．５Ｎ塩酸，沸騰温度，１５分の条件で加水分解した後，粘度法（銅エチレンジアミン法）により測定される重合度をいう。」（【００１５】）と記載されている。
これらの記載に照らせば，本件発明１及び２におけるレベルオフ重合度は，セルロース粉末を塩酸２．５Ｎ，１５分間煮沸という本件加水分解条件で加水分解したときに測定される重合度であると特定されているということが相当である。そして，当業者は，このように特定された本件加水分解条件で加水分解を行ってこの重合度（平均重合度）を測定することができる。被告の上記主張は採用することができない。
また，被告は，レベルオフ重合度の概念には本来的に数値的な幅があるとし，一定の値として特定することはできないとも主張する。しかし，本件発明１及び２にいうレベルオフ重合度は，２．５Ｎ塩酸，沸騰温度で１５分間加水分解するという本件加水分解条件の下で加水分解されたときに測定される重合度（平均重合度）であり，特定の値を測定することができるものといえる。被告の上記主張には理由がない。
(2) 平均重合度３５０超の測定に係る実施可能要件違反について
本件発明１及び２の特許請求の範囲には，平均重合度が１５０～４５０のセルロース粉末（本件発明１），２３０～４５０のセルロース粉末（本件発明２）が記載されているところ，被告は，本件測定方法が妥当する平均重合度の範囲は３５０以下であるから，平均重合度３５０超の数値範囲（３５０～４５０）の測定条件について，本件発明１及び２を実施できる程度に十分な説明が記載されていない旨主張する。
しかし，前記２のとおり，十三薬局法の記載は直ちに３５０を超える平均重合度を測定することができないことを意味するものではないし，当業者は，「第１３改正日本薬局方，結晶セルロースの確認試験⑶に記載された銅エチレンジアミン溶液粘度法により測定した値。」（【００３２】）との本件明細書の記載を，本件測定方法のうち試料濃度を適宜変更する測定方法を含むものと理解し，これにより本件測定方法を用いて平均重合度３５０を超えるセルロース粉末の平均重合度を測定することができたと認められるから，被告の上記主張には理由がない。
(3) 安息角や平均粒子径の制御に係る実施可能要件違反について
被告は，本件発明１及び２につき，本件明細書の発明の詳細な説明には，安息角及び平均粒子径を所望の数値範囲に制御する方法について記載されていないから，当業者は，発明の実施にあたって無数のものを製造し，逐一その数値を確認するという過度の試行錯誤を強いられることになると主張する。
安息角とは粉体の流動性を表す指標であり，水平な面に粉体を落下させて堆積させてできる山の稜線と水平な面のなす角度を測定する。流動性が高い粉体であれば安息角は小さい値を示し，流動性が低い粉体であれば安息角は大きい値を示す（甲３８，弁論の全趣旨）。また平均粒子径とは，粒子の大きさに関する指標であり，平均粒子径を算出する場合には，粒子をふるい分けることにより，ある大きさの粒子が占める重量割合（重量％）の分布を得た上，これに基づき平均粒子径を得るという方法が用いられる（弁論の全趣旨）。
そして，前記１⑴のとおり，①本件明細書【０００５】には「特公昭５６－２０４７号公報には（中略）安息角が３５－４２°である結晶セルロースが記載されている。」との記載があること，②【０００６】には「特開平６－３１６５３５号公報には，セルロース質物質を酸加水分解又はアルカリ酸化分解して得られる・・・実質的に３５５μｍ以上の粒子がなく平均粒径が３０－１２０μｍである結晶セルロースについての記載がある。」との記載があり，【０００７】には「特開平６－３１６５３５号公報には，セルロース質物質を酸加水分解又はアルカリ酸化分解して得られる・・・実質的に３５５μｍ以上の粒子がなく平均粒径が３０－１２０μｍである結晶セルロースについての記載がある。」との記載があること，③優先日前に頒布された公刊物である乙３０公報には，「見掛け比容積が４．０～６．０㎤／ｇ、見掛けタッピング比容積が２．４㎤／ｇ以上、比表面積が２０ｍ２／ｇ未満であり、実質的に３５５μｍ以上の粒子が無く、平均粒径が３０～１２０μｍであることを特徴とする請求項１あるいは２の高成形性賦形剤。」（請求項３）が開示されていることが認められる。
これらによれば，優先日当時，既に安息角及び平均粒子径の値を一定の範囲に制御することによって特定の物性のセルロースを得る発明が複数存在した。このことによっても，当業者は，安息角及び平均粒子径の各数値を所望の範囲に制御することができたと認めるのが相当である。
したがって，本件発明１及び２を実施するに当たり，当業者が過度の試行錯誤を強いられるとは認められず，被告の上記主張には理由がない。
(4) 以上によれば，本件発明１及び２に係る特許について実施可能要件に違反するとは認められない。
原告（特許権者）：旭化成株式会社
被告（被疑侵害者）：日本製紙株式会社
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和2年11月24日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
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中村合同特許法律事務所