◆判決本文
【本判決の要旨、若干の考察】
１．特許請求の範囲（請求項１）※令和1年(ワ)第30991号で争われた特許の第4世代
「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」
２．本判決（控訴審判決）抜粋～サポート要件の判断部分
…本件明細書には、ＨＦＯ－１２３４ｙｆが低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有することが知られており、高ＧＷＰ飽和ＨＦＣ冷媒に替わる良い候補であること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に特定の追加の化合物が少量存在すること、本件発明の組成物に含まれる追加の化合物の一つとして約１重量パーセント未満のＨＦＣ－１４３ａがあること、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する過程において生じる副生成物や、ＨＦＯ－１２３４ｙｆ又はその原料（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂ、ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆ、ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）に含まれる不純物が、追加の化合物に該当することが記載されているということができる。
しかるところ、ＨＦＯ－１２３４ｙｆは、原出願日前において、既に低地球温暖化係数（ＧＷＰ）を有する化合物として有用であることが知られていたことは、【００１０】の記載自体からも明らかである。したがって、ＨＦＯ－１２３４ｙｆを調製する際に追加の化合物が少量存在することにより、どのような技術的意義があるのか、いかなる作用効果があり、これによりどのような課題が解決されることになるのかといった点が記載されていなければ、本件発明が解決しようとした課題が記載されていることにはならない。しかし、本件明細書には、これらの点について何ら記載がなく、その余の記載をみても、本件明細書には、本件発明が解決しようとした課題をうかがわせる部分はない。本件明細書には、「技術分野」として、「本開示内容は、熱伝達組成物、エアロゾル噴霧剤、発泡剤、ブロー剤、溶媒、クリーニング剤、キャリア流体、置換乾燥剤、バフ研磨剤、重合媒体、ポリオレフィンおよびポリウレタンの膨張剤、ガス状誘電体、消火剤および液体またはガス状形態にある消火剤として有用な組成物の分野に関する。特に、本開示内容は、２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ１２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物に関する。」（【０００１】）との記載があるが、同記載は、本件発明が属する技術分野の説明にすぎないから、この記載から本件発明が解決しようとする課題を理解することはできない。そうすると、本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるということもできない。…
仮に、上記【０００１】の記載をもって本件発明の課題を説明したものと理解したとしても、…本件発明の課題は、「２，３，３，３，－テトラフルオロプロペン（ＨＦＯ－１２３４ｙｆまたは１２３４ｙｆ）または２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４３ｄｂまたは２４３ｄｂ）、２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン（ＨＣＦＯ－１２３３ｘｆまたは１２３３ｘｆ）または２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパン（ＨＣＦＣ－２４４ｂｂ）を含む組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物を提供すること」と理解されることとなるはずである。そして、本件発明は、①ＨＦＯ－１２３４ｙｆ、②０．２重量パーセント以下のＨＦＣ－１４３ａ、③１．９重量パーセント以下のＨＦＣ－２５４ｅｂを含む組成物によって、当該課題を解決するものということになる。しかるところ、本件明細書には、上記①～③を含む組成物についての記載がされているとはいえない。…それのみならず、本件明細書には、このような構成を有する組成物が、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意味において「有用」な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記①～③の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として「有用な」組成物であるものと理解することもできない。したがって、当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない。
３．原審・東京地判令和3年(ワ)第29388号～分割要件違反（新規事項追加）の判示部分
…原出願当初明細書には、原出願当初発明の実施形態としてHFO-1234yfと組み合わせる他の化合物が列挙されている。もっとも、HFC-143aはこれに明示的に含まれているものの、HFC-254ebは明示的には言及されておらず、開示された組成物を作製する化合物にも含まれておらず…上記各実施例において、HCFC-244bbのHFO1234yfへの触媒なしでの変換による生成物の1つとして示されているにとどまる。また、これらの生成物は、HFO-1234yf等の新たな低地球温暖化係数の化合物を調製する際に少量存在する特定の追加の化合物…に当たるものとも理解し得るものの、この「追加の化合物」が存在する技術的意義等に関する記載や示唆は、原出願当初明細書には見当たらない。そうすると、実施例15 及び16 に示されるHFO-1234yfを除く生成物については、単に、HFO-1234yfを調製する際に、その原料等に含まれる不純物や副生成物…が「追加の化合物」として少量存在することが記載されているに過ぎないものと理解される。…実施例は、分析の結果得られた化合物及びその含有割合を単に記載しているに過ぎないものと理解するほかない。…
…本件原出願に係る特許請求の範囲には、HFO-1234yf及びHFC-254ebに、HFC-245cb及びHFC-143aから成る群から選択される少なくとも 1つのメンバーを含む組成物等が記載されている。しかし、この記載を踏まえても、上記組成物からHFO-1234yfのほかにHFC-143aとHFC-254ebを選択し、これら2つの成分の含有量につき、HCFC-143aは0.2重量%以下、HFC-254ebは1.9重量%以下と特定して、これらをHFO-1234yf と組み合わせた構成とすることを導き出すことは必ずしもできない。
４．若干の検討
（１）サポート要件の規範＜一般論＞
特許請求の範囲の記載が、サポート要件に適合するか否かは、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とを対比し、特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決することができると認識できる範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決することができると認識することができる範囲のものであるか否かを検討して判断すべきものである。
このようなサポート要件の規範は、知財高判（大合議）平成17年（行ケ）第10042号【偏光フィルムの製造法】事件により裁判例上略確立している。知財高判令和４年（ネ）第１００９４号も同様である。
（２）本件発明の「課題」の認定＜一般論＞
上記のような規範に鑑みれば、サポート要件の判断において、本件発明の課題を如何に認定するかは決定的である。
そうであるところ、審査基準に拠れば、本件発明の課題は、原則として発明の詳細の説明の記載から把握するが、以下の(i)又は(ii)のいずれかの場合には、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握するとされている。
(i) 発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合
(ii) 明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例えば、分割出願と原出願(「第 VI 部第 1 章第 1 節 特許出願の分割の要件」の 1.参照)において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、その課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合
このような本件発明の課題の認定は、下掲するとおり裁判例も同様であり、この点では審査基準と裁判例の乖離はない。
（３）本件発明の「課題」の不存在とサポート要件＜一般論＞
本件発明の「課題」が存在しないことのみを理由にサポート要件違反と判断した裁判例は無い。この点、知財高判令和４年（ネ）第１００９４号は、「本件明細書に形式的に記載された「発明が解決しようとする課題」は、本件発明の課題の記載としては不十分であり、本件明細書には本件発明の課題が記載されていないというほかない。そうである以上、当業者が、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することができるということもできない。」と判示しており紛らわしいが、その後、「仮に…」と続けて、結局は発明の詳細の説明の記載から本件発明の課題を把握した上で、「当業者は、本件明細書の記載により本件発明の課題を解決することができると認識することはない」と判断したものであるから、「本件明細書には本件発明の課題が記載されていない」ことのみを理由にサポート要件違反としたものではない。
この論点と近い裁判例として、知財高判平成27年(行ケ)第10026号【回転角検出装置】事件＜二次判決＞＜清水節裁判長＞は、「訂正発明１の特許請求の範囲の特定では，訂正発明１の前提とする課題である『熱変形により縦長形状のカバーの長手方向が短尺方向に比べて寸法変化（位置ずれ）が大きくなること』に直面するか否かが不明であり，結局，上記課題自体を有するものであるか不明である。…訂正発明１は，上記課題を認識し得ない構成を一般的に含むものであるから，発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えたものであり，サポート要件を充足するものとはいえない。」と判示して、課題が認識し得ない構成を一般的に含むことを理由にサポート要件違反と判断した。
これらの裁判例からは、明細書及び図面の全ての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮しても課題を把握することができない部分を含む場合は、サポート要件違反と判断される可能性があることを認識しておく必要がある。
（４）知財高判令和４年（ネ）第１００９４号で問題となった発明について
知財高判令和４年（ネ）第１００９４号で問題となった請求項１記載の発明は、「２，３－ジクロロ－１，１，１－トリフルオロプロパン，２－クロロ－１，１，１－トリフルオロプロペン，２－クロロ－１，１，１，２－テトラフルオロプロパンまたは２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物」である。
知財高判令和４年（ネ）第１００９４号が、「本件明細書には、このような構成を有する組成物が、ＨＦＯ－１２３４ｙｆの前記有用性にとどまらず、いかなる意味において『有用』な組成物になるのか、という点について何ら記載されておらず、示唆した部分もない。したがって、当業者が、本件明細書の記載から、上記①～③の構成を有する組成物が、熱伝達組成物として『有用な』組成物であるものと理解することもできない。」と判示したとおり、同事件で問題となった請求項１記載の発明は、本来の課題解決のための主たる目的物を製造する過程で少量生じる不純物ないし副生成物をクレームアップしただけと判断されたものかもしれない。
もちろん、これらのクレームアップされた物質が少量生じることが必然ではなく、且つ、一定の効果を奏するのかもしれないが、少なくとも、（出願当時の技術常識でなく、）本件明細書に記載が無かった以上、発明者ですら認識していなかったと判断されてもやむを得ず、明細書から不合理でありながらも何らかの”課題”を読み取ったとしても、そのような”課題”を当業者が解決することができると認識できないとしてサポート要件違反と結論したことは首肯できる。
本事案のように、何ら作用効果を奏しない（少なくとも明細書の記載及び出願時の技術水準に照らしても何ら作用効果が認められない）不純物ないし副生成物を物の発明として特定したに過ぎない場合には、それ故に尚更、動機付けを論証することが困難であり、進歩性を否定し難い。このような類型の事案において、当該不純物ないし副生成物が生じること自体は当初明細書に記載されていたとすれば新規事項追加（分割要件違反）とはならないため、合理的な結論を導くためにも、発明の課題と絡んで、明細書中の「組成物等の熱伝達組成物として有用な組成物」（段落【０００１】）という記載も考慮してサポート要件を実質的に検討するという本判決（知財高判令和４年（ネ）第１００９４号）の考え方は首肯できる。
【関連裁判例の紹介～判示抜粋（サポート要件）】
１．本件（本願）発明の課題は、原則として発明の詳細な説明の記載に基づいて認定するとした裁判例（審査基準と同じ）
（１）知財高判(大合議)平成28年（行ケ）第10182号【ピリミジン誘導体】事件
サポート要件は，発明の詳細な説明に記載していない発明を特許請求の範囲に記載すると，公開されていない発明について独占的，排他的な権利が発生することになるので，これを防止するために，特許請求の範囲の記載の要件として規定されている…のに対し，進歩性は，当業者が特許出願時に公知の技術から容易に発明をすることができた発明に対して独占的，排他的な権利を発生させないようにするために，そのような発明を特許付与の対象から排除するものであり，特許の要件として規定されている（特許法２９条２項）。そうすると，サポート要件を充足するか否かという判断は，上記の観点から行われるべきであり，その枠組みに進歩性の判断を取り込むべきではない。…
サポート要件の判断は，特許請求の範囲の記載及び発明の詳細な説明の記載につき，出願時の技術常識に基づき行われるべきものであり，その判断が，特許権者の審判段階の主張により左右されるとは解されない。
（２）知財高判平成27年(行ケ)第10105号＜清水裁判長＞【オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤】事件
サポート要件の判断において把握される本件発明の技術的意義については，あくまで，明細書の記載要件として，本件明細書及び本件出願時の技術常識から判断すべきものであり，明確性要件において述べたのと同様に，出願経過，審判における対応や外国語出願における原文を参酌することは相当でない。
（３）知財高判平成26年(行ケ)第10008号＜設樂裁判長＞【…外来遺伝子導入法】事件
原告は…本件発明１の電場強度及び熱量強度の範囲内であるにもかかわらず，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上ではないサンプルが…存在することを指摘…する。…しかし，…本件発明は，生存率及び遺伝子導入効率の向上及びランニングコストの低減を解決課題とする発明であり（本件明細書の段落【０００７】，【００１０】），生存率及び遺伝子導入効率を８０％以上とすることを解決課題とする発明ではなく，かえって，本件明細書の段落【００４０】においては，「以下の結果において，Ｈｅｌａ細胞（判決注：実施例において用いられた細胞であり，ヒト子宮頸癌細胞の株化細胞）については，生存率と遺伝子導入効率が両方とも４０％以上の条件は好適であると判定できる。」とも記載されているのであり，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上とならないサンプルが存在することは，本件発明の課題解決や作用効果を否定する理由とはならない。
なお，…本件発明の進歩性は，「格別顕著な効果」を有しなくても否定されるものではないから，進歩性を認めるために，生存率又は遺伝子導入効率が８０％以上となることが必要とされるものでもない。また，そもそも，細胞のような生体を対象とする実験においては，具体的な実験環境等によって結果にばらつきが生じることはあり得ることであり，本件のように多数の実験結果がある場合にそれらの全体的な傾向に基づいて効果の評価を行うことはできても，そのうち一部の効果が低かったからといって直ちに発明が作用効果を奏しないということはできない。…
２．物の発明でも本件（本願）発明の課題が当該物を提供することである場合は、当該物を生産可能な程度に明細書に記載があれば、サポート要件を満たす。
（１）知財高判平成28年（行ケ）第10278号＜高部裁判長＞【ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態】事件
…本件明細書には，ピタバスタチンカルシウムは高コレステロール血症の患者の処置に用いられ，その異なる多形は，薬学的特性に影響を与えるところ，本件発明１は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの新規な結晶多形を見出したものであると説明されている。したがって，本件発明１の課題は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するものということができる。…
したがって，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，当業者は，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を製造できると認識することができる。…よって，当業者は，本件明細書の記載及び技術常識に照らし，構成要件ＡないしＥで特定されるピタバスタチンカルシウムの結晶多形を提供するという本件発明１の課題を解決できると認識できる…。
（２）東京地判平成27年（ワ）第2862号＜嶋末裁判長＞【２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン】事件
本件各訂正発明は，除草特性が改良された特定の化合物を提供することを課題とするものではなく，被告も主張するように，除草剤の有効成分又はその候補となる化合物を提供することを課題とするものであるから，…ベンゾイルシクロヘキサン骨格を有する化合物が除草特性を有することが本件出願日当時に当業者に知られていたと認められる以上，本件各訂正発明の技術的範囲に属する化合物の中に，栽培作物に対する安全性が十分でないものが一部に含まれていたというだけでは，除草剤の有効成分の候補となる化合物を提供するという課題を解決できないことになるものではない。
（２）知財高判平成29年（行ケ）第10007号＜高部裁判長＞【２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン】事件
発明の課題は，原則として，発明の詳細な説明の記載から把握すべきであるところ，一般に，化学物質に関する発明の課題は，新規かつ有用な化学物質を提供することにあるものと考えられる。…本件訂正明細書…の記載から，本件訂正発明の課題は，従来から優れた除草活性と作物に対する安全性を示すことが知られている２－ベンゾイルシクロヘキサン－１，３－ジオン化合物であって，新規かつ有用な化合物を提供することにあると認められる。…
当業者は，本件訂正発明の化学物質の化学構造と従来技術の除草化学物質との共通性から，本件訂正発明に係る化学物質が，従来技術の除草剤の有効成分と同様に課題を解決できることを推認することができる。例えば、…。
また，サポ－ト要件を満足するために，発明の詳細な説明において発明の効果に関する実験デ－タの記載が必ず要求されるものではない。特に本件訂正発明は，新規な化学物質に関する発明であるから，医薬や農薬といった物の用途発明のように具体的な実験デ－タ，例えば，具体的な除草活性の開示まで求めることは相当でない。…仮に，本件訂正発明に係る一般式と共通構造を有する化学物質に，特定のある植物に対して除草活性を示さないものが含まれるとしても，…共通構造を有する化学物質が除草活性を示すことを推認できる以上，本件訂正発明に係る化学物質のうち実際に除草活性を示さない態様を確認し，これを除くように請求項を記載しなければ，サポ－ト要件を満たさないと解することは相当でない。
（控訴人）ザ ケマーズ カンパニー エフシ ー リミテッド ライアビリティ カンパニー
（被控訴人）ＡＧＣ株式会社
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和6年2月13日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
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