◆判決本文
１．特許請求の範囲（請求項１）
以下の式により示されるアミノシラン。
【化１】
２．令和４年（行ケ）第１００９７号「アミノシラン」事件の判旨抜粋
（１）新規性
『…少なくとも化学分野の場合、化学物質の化学式や名称を、その製造方法その他の入手方法を見いだせているか否かには関係なく、形式的に表記すること自体可能である場合もあるから、刊行物に化学物質の発明としての技術的思想が開示されているというためには、一般に、当該化学物質の構成が開示されていることに止まらず、その製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。また、刊行物に製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載がない場合には、当該刊行物に接した当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要であるというべきである。…
甲１には、実質的に「ＳｉＨ3［Ｎ（Ｃ3Ｈ７）２］」との化学式に対応した化学物質の名称である「ジイソプロピルアミノシラン」が記載されているといえるものの、甲１によってもその製造方法その他の入手方法を理解し得る程度の記載は見当たらない。
…仮に反応式が一般化できたとしても、当業者にとって、その下位概念に含まれる化合物の合成方法が直ちに理解できるとか、又は技術常識であったとまでは認められない。…
したがって、甲１に記載された発明の化学物質として「ジイソプロピルアミノシラン」を、特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」と認定することはできない。…
一見すると、甲１発明及び甲１’発明の有機アミノシランに包含されるような化合物であっても、上記前提を満たさないものについては、刊行物に記載された発明としての甲１発明及び甲１’発明の有機アミノシランには包含されないものと解される。』
（２）進歩性
『上記…検討したように、本件優先日前にジメチルアミノシランやジエチルアミノシランが製造できることは知られていても、ジイソプロピルアミノシランを製造・入手できることまでは知られていなかったといえ、通常の創作能力を有する当業者であっても、本件優先日前に本件発明１のジイソプロピルアミノシランを得ることが容易であったとはいえない。』
３．若干の考察
本判決は、引用文献に実質的に「ＳｉＨ3［Ｎ（Ｃ3Ｈ７）２］」との化学式に対応した物質名が記載されていても（「甲１に記載された『ジイソプロピルアミノシラン』なる名称自体は、一般には本件発明１の【化１】の式で示されるアミノシランを示しているものと理解され、この点については当事者間に争いはない」）、当業者が試行錯誤なく実施可能でないとして、引用発明適格性を否定したものである。近時の東京地判令和４年（ワ）第９７１６号「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件＜柴田裁判長＞及び知財高判令和４年（行ケ）第１００９１号「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件＜東海林裁判長＞と同旨であり、実務上重要である。
本事案においては、引用文献中に物質名（本件発明のアミノシラン）が記載されていたが、本件優先日当時の当業者が試行錯誤なく入手・製造可能ではなかったとして、当該引用文献におけるアミノシランの開示が認められないとして、「甲１に記載された発明の化学物質として『ジイソプロピルアミノシラン』を、特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」と認定することはできない」と判断した（引用発明適格が否定された）。
本判決のみならず、多数の裁判例においても、引用文献中に引用発明の開示が認められるためには、引用文献の開示から技術常識に基づいて、本件発明の構成等を当業者が試行錯誤なく実施（入手・製造）可能である必要があるとされている。これを本事案に即して言えば、少なくとも、本件発明の『アミノシラン』を当業者が試行錯誤なく入手・製造可能であった必要がある。
しかしながら、本件優先日当時の技術水準では、本件発明の『アミノシラン』を入手・製造することが困難であったため、引用文献中に当該物質名が記載されていたにもかかわらず、新規性が認められ、本件優先日当時の当業者が同化合物を製造できなかったことから進歩性も認められたものである。本事案のように、公知文献中に本件発明の化合物が文字として記載されていても、優先日当時の技術水準において当業者が試行錯誤なく入手・製造可能でなかったという反論が有り得ることを常に念頭に置くべきであろう。（この点は、微生物の発明については、当業者が当該微生物を入手・培養可能であるとは限らないため、1977年に採択された「特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約」により寄託し、請求に応じて分譲する必要がある（特許法施行規則第27条の2及び3）ことと通ずる。）
すなわち、出願日（優先日）の技術水準では当業者が本件発明の化合物を試行錯誤なく入手・製造可能でなかったが、本件特許明細書の開示により（少なくとも公開公報公開後は、）当業者が本件発明の化合物を試行錯誤なく製造可能となったという関係にあるから、公知文献に本件発明の『アミノシラン』が文字として記載されていたにもかかわらず新規性が否定されず、且つ、実施可能要件及びサポート要件が問題とならなかったと整理できる。
このような状況は、均等論第３要件に通ずるものがある。すなわち、均等論第３要件は製造時の置換容易性であるところ、出願日にはイ号製品が容易推考でなかったが製造時に容易推考となっていた場合にも成立するものであり、その場合は出願時と製造時とで状況が変化したことによるものである。
但し、本判決を含めた多数裁判例が採る一般論に従えば、公知文献中に化合物名が記載されていても出願日（優先日）の技術水準では当業者が本件発明の化合物を試行錯誤なく製造可能であったことを立証できない限り新規性・進歩性は直ちには否定されないところ、初めて特定の化合物を混合物に含まれる形で製造することに成功した者は、単離しなくても特許権が付与され、出願後に当該化合物を含む混合物を実施するものに対し権利行使できることとなる。（これは、本判決というより、上掲「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件判決において正面から問題となった。すなわち、「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件においては、公知であった５－アミノレブリン酸を「リン酸塩」にしたという新規物質の発明であったところ、「５－アミノレブリン酸リン酸塩」という化合物自体は公知文献に明記されていたことから、「リン酸塩」を初めて製造できたことに技術的意義が認められる発明において、製造方法の発明でなく、物の発明として特許権が与えられることがバランスを失しないか、発明者が現実に発明した製造方法以外でも当該化合物を含む混合物を製造等した被疑侵害者に対し権利行使できることでよいのかという点は、議論が有り得るところである。）
この点については、さらに、下掲・知財高判平成19年(行ケ)第10378号【結晶性アジスロマイシン２水和物】のように、事実として出願日に本件発明と同一の物が存在していたが、当業者が引用文献に本件発明と同一の物が記載されていると理解できなかったという場合に新規性・進歩性が認められたという事案、換言すれば、事実としては新規物質ではなく、発明者が当該物質に初めて気付いたという事案において、物の発明として特許権が与えられることがバランスを失しないか、従来技術（＝当該物質に誰も気付いていなかったが事実として当該物質が含まれていた物）を引き続き製造販売している被疑侵害者に対し権利行使できることでよいのかという点は、パブリックドメインとの関係で議論が有り得る。
４．東京地判令和４年（ワ）第９７１６号「５－アミノレブリン酸リン酸塩」事件の判旨紹介
『…乙１６文献から乙１８文献までにおいて、５－アミノレブリン酸単体を得る技術が開示されているとはいえない。これに加え、…本件引用例においても「５－ＡＬＡは…化学的にきわめて不安定な物質である」、「５－ＡＬＡＨＣｌの酸性水溶液のみが充分に安定であると示される」と記載されていて（【０００７】）、これらの事項が本件優先日当時の技術常識であったと認められることも考慮すると、本件優先日当時において、５－アミノレブリン酸単体を得る技術が周知であったとは認められない。
この点に関し、原告は、５－アミノレブリン酸リン酸塩を製造する上で、５－ＡＬＡが物質として取り出されている必要はなく、発酵液中に培地成分等と混合した状態であってもよい旨主張する。しかしながら、本件優先日当時、種々の成分を含む混合液に酸又は塩基を添加するという方法が、化合物である塩の製造方法として技術常識であったとは認められないことからすれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、化合物である５－アミノレブリン酸リン酸塩を製造する方法として、培地成分等と混合した状態で５－アミノレブリン酸が存在する発酵液にリン酸を添加する方法(又はこの発酵液をリン酸溶液に添加する方法)を、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮することなく見出すことができたとはいえない。また、…乙１７文献において、培地に酵母抽出物やトリプトン等が含まれることが記載されていることからも明らかなように、培地成分等と混合した状態にある発酵液には種々のイオンが夾雑物として含まれているのであるから、このような発酵液にリン酸を添加したとしても、等しい物質量の酸及び塩基の中和反応によって５－アミノレブリン酸リン酸塩という化合物が製造されたと評価することはできない…。…そして、このほか、本件優先日当時の当業者が、５－ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すことができたというべき事情は存しない。…
以上によれば、本件引用例に接した本件優先日当時の当業者が、思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく、本件優先日当時の技術常識に基づいて、５－ＡＬＡホスフェートの製造方法その他の入手方法を見出すことができたとはいえない。したがって、本件引用例から５－ＡＬＡホスフェートを引用発明として認定することはできない。』
（※「５－ＡＬＡホスフェート」＝「５－アミノレブリン酸リン酸塩」）
≪充足論≫
東京高判平成15年（ネ）3034【形態学的に均質型のチアゾール誘導体の製造方法】＜篠原裁判長＞
*混合物が従来技術であり、特定の結晶形が本件発明である場合は、当該特定の結晶形のみが発明の技術的範囲に属する。
（判旨抜粋）『…出願経過を参酌…Ａ型…Ｂ型…の混合物が存在することを前提とした上で…特定の結晶形である「『Ｂ』型のファモチジン」に限定した…。』⇒非充足
≪無効論（新規性・進歩性）≫～公知文献中に本件発明の化合物が記載されているだけでは新規性は直ちには否定されない。「当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要する。」
東京高判平成8年（行ケ）136【新規ペプチド】拒絶審決⇒審決取消（*引用発明の適格性☓）
「一般的に化合物が引用例に記載されていると認められるには、その化合物が現実に提供されることが必要であり、単に化学構造式や製造法を示して理論上の製造可能性を明らかにしただけでは足りず、化合物が実際に確認できるものであることが必要であるところ、引用例には、…であるモチリン誘導体（本願モチリン）の製造法についての開示がなされておらず、また、融点の表示その他これが現実に製造されたことを示す根拠も記載されていない。」
知財高判平成21年（行ケ）10180【4-アミノ-1-ヒドロキシブチリデン-1，1-ビスホスホン酸又はその塩の製造方法及び前記酸の特定の塩】拒絶審決⇒審決取消（*引用発明の適格性☓）
*”引用発明の適格性”として，実施可能であることが必要。(H16(行ケ)259同旨)(H24(行ケ)10134同旨)
⇒学会発表要旨集の一行記載について、引用発明の適格性が否定された事例。
*実験証明書は優先日当時の技術常識でない知見に拠っている。
『本件…３水和物が新規の化学物質であること，甲７文献には，本件３水和物と同等の有機化合物の化学式が記載されているものの，その製造方法について記載も示唆もされていないこと，以上の点については…審決も認めるところである。
そこで，このような場合，甲７文献が，特許法２９条２項適用の前提となる２９条１項３号記載の「刊行物」に該当するかどうかがまず問題となる。ところで，特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に‥‥頒布された刊行物に記載された発明」については特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることを要することはいうまでもないが，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。特に，当該物が，新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというためには，一般に，当該物質の構成が開示されていることに止まらず，その製造方法を理解し得る程度の記載があることを要するというべきである。そして，刊行物に製造方法を理解し得る程度の記載がない場合には，当該刊行物に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいてその製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要である…。
本件については，…甲７文献には製造方法を理解し得る程度の記載があるとはいえないから，上記…の判断基準に従い，甲７文献が特許法２９条１項３号の「刊行物」に該当するというためには，甲７文献に接した当業者が，思考や試行錯誤等の創作能力を発揮するまでもなく，特許出願時の技術常識に基づいて本件３水和物の製造方法その他の入手方法を見いだすことができることが必要である…。…本件においては，本件出願当時，そのような技術常識が存在したと認めることはできない…。』
知財高判平成19年（行ケ）第10120号【結晶性アジスロマイシン２水和物】＜田中裁判長＞
*一行記載について、引用発明の適格性が否定された事例
『…特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に…頒布された刊行物に記載された発明」については，特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，…刊行物に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして，当該物が，例えば新規の化学物質である場合には，新規の化学物質は，一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，刊行物にその技術的思想が開示されているというために，製造方法を理解し得る程度の記載があることを要することもあるといわなければならない。』
知財高判平成19年(行ケ)第10378号【結晶性アジスロマイシン２水和物】＜田中裁判長＞
*新規物質に関する特許法２９条１項３号の適用は，優先日に引用文献に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたか否かが問題であり，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない。
*引用文献の追試も否定した事例である
*追試による新規性を判断した事例は多数存在する。
ex)平成7年(行ケ)205｢エチレン重合体事件｣（知財管理2010.4号「物性で特定された発明の新規性」参照）
=H19(行ケ)10120「結晶性アジスロマイシン２水和物」（結晶性アジスロマイシン１水和物からの進歩性）
『【請求項１】 結晶性アジスロマイシン２水和物
(1)特許法２９条１項は，同項３号の「特許出願前に…頒布された刊行物に記載された発明」については，特許を受けることができないと規定するものであるところ，上記「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，まず，同刊行物に当該物の発明の構成が開示されていることが必要であり，また，発明が技術的思想の創作であること（同法２条１項参照）にかんがみれば，当該物の発明の構成が開示されていることに止まらず，当該「刊行物」に接した当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するものというべきである。そして，当業者が，特別の思考を経ることなく，容易にその技術的思想を実施し得る程度に，当該発明の技術的思想が開示されていることを要するという点は，「刊行物」に記載されている「物の発明」が，新規の化学物質の発明である場合と，公知の化学物質の発明である場合とを問わず，何ら変わりがない。ただ，それが公知の化学物質である場合には，先行技術文献の記載や技術常識等により，当該「刊行物」自体に当該化学物質の製造方法その他の入手方法が記載されていなくとも，当業者がその入手方法を理解し得ることが多いのに対し，新規の化学物質の場合には，一般に製造方法その他の入手方法を見出すことが困難であることが少なくないから，当該「刊行物」にその技術的思想が開示されているというために，製造方法を理解し得る程度の記載があることを要する場合が少なくないということができる。新規の化学物質と公知の化学物質とで，「刊行物」に記載されているというために必要な記載内容（特に製造方法の記載の要否）が異なるように説明されることがあるのは，この点に由来するものである。
…本件において，アジスロマイシンと称される物質自体は公知であったとしても，アジスロマイシン分子一つに対し，水分子二つが分子間力により特定の位置関係を保持し，２水和物という結晶構造を形成したものが，少なくとも，甲第２号証の頒布前に公知でなかった…から，甲第２号証にアジスロマイシン２水和物が記載されているかどうかについての判断を，一般の公知の化学物質と同様に（すなわち，甲第２号証自体にアジスロマイシン２水和物の製造方法その他の入手方法が記載されていなくとも，当業者が，先行技術文献の記載や技術常識等により，その入手方法を理解し得るものとして）行うことができないことは明らかである。すなわち，アジスロマイシン２水和物は，かかる意味で，新規の化学物質として扱うことを要するものである。
…なお，原告の引用する東京高裁平成３年１０月１日判決は，一対の光学異性体（光学的対掌体）から成るラセミ化合物（ラセミ体）である(R,S)α-シアノ-３-フェノキシベンジルアルコールが引用例に開示されている場合に，同ラセミ体を形成する一対の光学異性体の一方である(S)α-シアノ-３-フェノキシベンジルアルコールの発明が，同引用例に記載されているというべきであるとした審決の認定判断を是認したものであるが，ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割（光学分割）の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという事態を踏まえた判断であるから，物の発明について特許法２９条１項３号に当たるとするために，刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要がおよそないとしたものということはできない。
(2)ところで，上記(1)のとおり，特許法２９条１項３号所定の「刊行物」に「物の発明」が記載されているというためには，同刊行物に当該発明の技術的思想が開示されていることを要するという以前に，まず，当該物の発明の構成が開示されていることが必要である。…甲第２号証には，得られた結晶（結晶Ａ）がアジスロマイシン２水和物であることはもとより，アジスロマイシンの水和物であることについても，明示的な記載がないことは明らかであり，また，同号証に「結晶学的データ」として記載された物性に関するデータも，その記載のみによって，結晶Ａがアジスロマイシン２水和物であることが容易に知れるというものではない。かえって，弁論の全趣旨によれば，同「結晶学的データ」の欄の冒頭に記載された分子式「Ｃ３８Ｈ７２０１２Ｎ２」及び分子量７４８（Ｍｒ＝７４８ｇ／ｍｏｌ）は，いずれもアジスロマイシン無水物に関するものである…。
…原告は，甲第２号証に記載された上記結晶Ａの格子定数が，甲第３，第４号証に，それぞれアジスロマイシン２水和物の格子定数として記載された数値と一致するのであるから，甲第２号証に記載された結晶Ａがアジスロマイシン２水和物と特定される旨主張する。しかしながら，甲第２号証に「アジスロマイシン２水和物の構成」が開示されているといえるかどうかは，甲第２号証が特許法２９条１項３号所定の刊行物に当たるかどうかという問題に係るものであって，同項の規定上，甲第２号証が同号所定の刊行物に当たるというためには，特許出願前（…本件優先日…前）における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として，甲第２号証記載の結晶Ａが結晶性アジスロマイシン２水和物であると容易に知ることができたことを要する…。しかるに，甲第３号証…，甲第４号証は，…いずれも，本件優先日の後に頒布された刊行物である…。したがって，これらの刊行物に記載された知見は，本件優先日当時の当業者の技術常識ないし技術水準を構成するものではなく，仮に，これらの刊行物の記載を参酌することにより，当業者において甲第２号証記載の結晶Ａが結晶性アジスロマイシン２水和物であると容易に知ることができたとしても，本件特許出願との関係で，甲第２号証が特許法２９条１項３号所定の刊行物であるとすることはできない。
原告は，甲第３，第４号証は，甲第２号証に記載された結晶Ａが２水和物であるという事実を確認するために用いるにすぎないものであるから，甲第３，第４号証自体が，本件優先日後に頒布された刊行物であることは問題とならないと主張する。しかしながら，上記のとおり，甲第２号証が特許法２９条１項３号所定の刊行物に当たるというためには，本件優先日…前における当業者の技術常識ないし技術水準を基礎として，甲第２号証記載の結晶Ａが結晶性アジスロマイシン２水和物であると容易に知ることができたことを要するものであり，本件優先日後の技術常識ないし技術水準を基礎とすることにより，甲第２号証記載の結晶Ａは結晶性アジスロマイシン２水和物であったことが初めて理解されるというにすぎない場合には，甲第２号証は同号所定の刊行物に当たるということはできない。そして，甲第２号証以外の刊行物である甲第３，第４号証は，その記載に係る知見が，当業者の技術常識ないし技術水準を構成する可能性があるというものにすぎないから，それらが本件優先日後に頒布された刊行物であり，その知見が本件優先日当時の当業者の技術常識ないし技術水準を構成するものに当たらない以上，本件特許出願との関係で，甲第２号証が同号所定の刊行物に当たるか否かについての判断に影響を及ぼすものということはできない。
また，原告は，特許法２９条１項３号の適用においては，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるのであって，その事実が，本件優先日後に頒布された刊行物を参照することにより左右されるものではないと主張するが，同号の適用については，本件優先日前において，甲第２号証に本件発明と同一の物が記載されていると理解できたかどうかが問題となるのであって，本件発明と同一の物が本件優先日前に存在したか否かが問題となるものではない。…
…甲第７号証の追試及び甲第１７号証の追試は，いずれも甲第２号証記載の結晶Ａの製造方法についての追試と認めることはできず，他に，本件優先日当時における当業者の技術常識ないし技術水準に基づいて，甲第２号証の結晶Ａの製造方法に関する記載から実際に結晶Ａを製造することが可能である（甲第２号証の結晶Ａの製造方法が追試可能である）と認めるに足りる証拠もない。…甲第２号証が，本件優先日当時において，製造方法によりアジスロマイシン２水和物という物そのものを特定していたと認めることもできない。』
知財高判平成22年（行ケ）第10029号【…Ｂリンパ芽腫細胞系】
*引用文献に記載された細胞系が入手不可。⇒記載なし
『本願優先日前，A 博士（及び共同研究者）は，Ｌ６１２細胞系につき，第三者から分譲を要求されても，同要求に応じる意思はなかったものと認められ，その結果，Ｌ６１２細胞系は，第三者にとって入手可能ではなかったことになり，「引用例１，２に記載されるＬ６１２細胞系は，第三者から分譲を請求された場合には，分譲され得る状態にあったものと推定することができる」とした審決の認定判断は誤りであって，同誤りが審決の結論に影響を及ぼすおそれがある…。』
知財高判平成17年（行ケ）第10445号【非水電解液二次電池】
*引用例の認定につき一行記載であるから記載無しとした。
Cf.H22(行ケ)10324
『…原告は，甲１の「････電池の構造としては････正極，負極，更に要すればセパレーターをロール状に巻いた円筒状電池等の形態が一例として挙げられる。」との記載に基づいて，甲１には，帯状の正極集電体と負極集電体とをセパレータを介して積層した状態で多数回巻回した渦巻型の二次電池の構造が記載されているから，この点を本件発明と甲１発明との一致点として認定すべきであるにもかかわらず，これを看過し，相違点イとして認定した審決は誤りであ…ると主張する…。…
しかし，発明の進歩性を判断する前提として認定されるべき「刊行物に記載された発明」(特許法２９条２項，１項３号)とは，刊行物に記載されている事項及び記載されているに等しい事項から把握される発明をいうものであり，また，ここにいう「記載されているに等しい事項」とは，刊行物に明示的に記載されている事項から，当業者（その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者）が，特許出願時における技術常識を参酌することにより，導き出すことのできる事項をいうものである。
これを甲１の記載についてみると，原告が引用する上記記載は，発明の詳細な説明中の「問題点を解決するための手段及び作用」の項の末尾部分の記載であり，「更に要すれば」，「電池の構造としては，特に限定されるものでないが」，「一例として挙げられる」との記載から明らかなように，特許請求の範囲に記載された二次電池の発明を実施する場合に適用可能な電池の構造ないし形態を単に例示したにとどまるものであって，具体的な実施態様を開示したものとは認められない。換言すると，甲１には，特許請求の範囲に記載された複合酸化物等を活物質とする円筒状電池の開示はあるということはできるとしても，そのような円筒状電池における電極の具体的な形態（短冊状ではなく帯状のものか，それ以外の形態があり得るのかなど）や，活物質の具体的な形成態様（両面に形成されているか，正極及び負極のそれぞれの膜厚がどのような範囲にあり，膜厚の比や和がどのような関係にあるかなど）を示唆する記載は一切ないのである。また，本件の証拠を総合しても，甲１の特許請求の範囲に記載された複合酸化物等を活物質とする円筒状電池において，電極を帯状のものとすること，活物質を両面に塗布すること，膜厚を一定範囲のものとすることが本件特許出願時における技術常識であったとは認められない。そうすると，技術常識を参酌したとしても，原告が本件発明と甲１発明との一致点であると認定されるべきであるとする構成…（帯状の正極集電体及び負極集電体が渦巻型の巻回体を構成するもの）を備えた二次電池が甲１に記載されているとみることはできない。…。』
知財高判平成24年（行ケ）第10233号【抗菌性ガラス】
*一行記載について、引用発明の適格性が否定された事例。
『…被告は，引用例１の発明の詳細な説明中に「本発明で使用する溶解性ガラスは，硼珪酸塩系及び燐酸塩系の内，少なくとも１種類である」（段落【０００６】）との記載があることを根拠として，引用例１に硼珪酸塩系ガラスが開示されていると主張する。しかし，…引用例１の請求項１では，溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定している以上，上記記載から，硼珪酸塩系ガラスが示されていると認定することはできない…。引用例１には，引用例１に先立つ従来技術として，乙１文献が挙げられており…，同文献には，水溶性ガラスとして，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者が記載されているが，そのような文脈を根拠として，溶解性ガラスを燐酸塩系ガラスに限定した引用例１発明の「溶解性ガラス」について，硼珪酸塩系ガラスと燐酸塩系ガラスの両者を共に含むと理解することは無理があり，採用できない。』
知財高判平成29年（行ケ）第10117号【マイコプラズマ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット】＜鶴岡裁判長＞
*引用文献に製造可能な程度に記載がなく、特許法29条1項3号の「記載された発明」に該当しない。
=平成3年(行ケ)第8号【光学活性置換ベンジンアルコール】
=平成19年(ワ)第26761号【アカルボース】
『特許法２９条１項３号の「刊行物に記載された発明」は，当業者が，出願時の技術水準に基づいて本願発明（本件特許発明）を容易に発明することができたかどうかを判断する基礎となるべきものであるから，当該刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならない。また，本件特許発明は物の発明であるから，進歩性を検討するに当たって，刊行物に記載された物の発明との対比を行うことになるが，ここで，刊行物に物の発明が記載されているといえるためには，刊行物の記載及び本件特許の出願時（以下「本件出願時」という。）の技術常識に基づいて，当業者がその物を作れることが必要である。
かかる観点から本件について検討すると，引用例１の記載及び本件出願時の技術常識を考慮しても，引用発明１のデバイスを当業者が作れるように記載されているとはいえない。理由は以下のとおりである。
…たとえ様々なモノクローナル抗体を得る技術自体は周知技術であるとしても，本件取消決定が認定した引用発明１のラテラルフローデバイスは，引用例１の記載及び本件出願時の技術常識から，直ちに作ることができるものとはいえない。したがって，引用例１に引用発明が記載されている（あるいは，記載されているに等しい）ということはできない。…引用例１の実施例７の記載は，患者サンプル（臨床検体）からのマイコプラズマ・ニューモニエの検出が可能であったことを示すものとはいえない。かかる観点からも，引用例１に引用発明が記載されている（あるいは，記載されているに等しい）ということはできない。」
（原告）ユーピー ケミカル カンパニー リミテッド
（被告）バーサム マテリアルズ ユーエ ス，リミティド ライアビリティ カンパニー
執筆：高石秀樹（弁護士・弁理士）（特許ニュース令和６年７月１６日の原稿を追記・修正したものです。）
監修：吉田和彦（弁護士・弁理士）
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