＜審判実務者研究会報告書2024＞事例2（化学1）
【先願明細書に記載されているに等しい事項、実質同一について】
平成26年(行ケ)10097【扁平形非水電解質二次電池】
・拡大先願における「新たな効果」とは、進歩性判断における「顕著な効果」や「有利な効果」までを要求するものではなく、効果の程度が向上すれば足りる程度のものであり、進歩性判断における効果よりも低いレベルのものであってよい。
・新規性回避のために汎用される「除くクレーム」補正と拡大先願における微差の判断との関係について、「除くクレーム」補正がされた場合において、除かれた部分と除かれずに残っている部分とで、拡大先願の判断においての、新たな効果を奏するものであるか否かまで考慮されているのかどうか疑問ではないだろうか、という意見が出た。
（判旨抜粋）
…審決の認定する相違点Ａは，要するに，本件発明と甲１発明とは，①対向面の面数と②対向面の対向面積とガスケットの開口面積の大小関係という量的な点において相違する，というものである。…本件発明と甲１発明とは，いずれも，扁平形非水電解質二次電池において，電極群として，正極構成材の表面に作用物質含有層を有する正極板と，負極構成材の表面に作用物質含有層を有する負極板とが，セパレータを介し多層積層されたものを用いて，正極板の作用物質含有層と負極板の作用物質含有層との対向面積の総和を大きくし，重負荷放電時の放電容量を大きくすることができるとするものであり，その課題と課題解決方法において共通するものである。…対向面が５面を超えても重負荷放電容量に大きな変化が見られず，場合によって逓減化することは，予想外のことともいえるが，本件発明は，重負荷放電時の放電容量を大きくすることを技術課題とする発明であって，対向面の面数の下限値を特定したものであり，上限値を特定したものではないから，対向面数の増加に比例して放電容量が増加しないことをもって，本件発明における新たな効果ということはできない。
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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