【論稿/米国意匠】米国意匠特許の新たな自明性判断基準（佐々木眞人、パテント誌2025年6月）
論稿/米国意匠】米国意匠特許の新たな自明性判断基準（佐々木眞人、パテント誌2025年6月）
2024年5月21日CAFC大合議判決（LKQ大合議判決）により、40年以上にわたり米国意匠特許の自明性判断で使用されてきた「Rosen-Durlingテスト」が廃止された。
⇒今後は、意匠特許についても、実用特許と同様に、4つの事実認定（Grahamファクター）が適用される。
1. 従来の判断基準：Rosen-Durlingテストの終焉
これまで米国では、意匠が自明（Obvious）であるか否かを以下の厳格な2段階で判断してきた。
①第1段階（主引例の選定）： クレーム意匠と「基本的に同一（basically the same）」である意匠的特徴を有する1つの主引例（ローゼン引例）が必要。
②第2段階（副引例の適用）： 副引例は、主引例と「密接に関連（so related）」しており、一方の特徴を他方へ適用することが示唆されるものでなければならない。
この2段階の基準は実用特許（Utility Patent）の自明性基準に比べて極めて厳格であり、米国で意匠特許を無効にすることは困難であると考えられてきた。
2. LKQ大合議判決による変更点
CAFC大合議判決は、上記テストが最高裁の先例（KSR最高裁判決等）が示す「柔軟なアプローチ」と合致していないと判断し、これを廃止した。
今後は、意匠特許についても、実用特許と同様にGraham最高裁判決に基づく4つの事実認定（Grahamファクター）が適用される。
＜新たな判断手法の4つの要素＞
①先行技術の範囲と内容の認定：主引例は「基本的に同一」である必要はなく、視覚的に類似する「存在する物」であれば足りる。
②クレーム意匠と先行技術の相違点の認定：「通常の創作者（Ordinary Designer）」の観点から視覚的外観を比較する。
③当業者の技術レベルの特定：当該物品を設計する通常の技術を有する創作者の知識を考慮する。
④二次的考慮事項の評価：商業的成功、業界の称賛、他人による模倣などの客観的証拠を考慮する。
https://jpaa-patent.info/patent/viewPdf/4664
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）
