平成29年3月24日(平成28年(受)第1242号)(最高裁判所、第二小法廷)
「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」に係る特許発明について、特許発明は出発物質及び中間体がシス体であるのに対し、イ号方法はこれらがトランス体(幾何異性体)であるという事案において、均等侵害を認めた原判決(知財高判大合議平成27年(ネ)第10014号)を維持した。(上告受理申立てを受理した上で、上告棄却)
本最高裁判決が、均等論のいわゆる第5要件について、以下のとおり、規範を示した一般論を説示した事実が注目に値する。
「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」
「出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」
なお、この規範にしたがい、具体的事案については、以下のとおり判断した。
「前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」
均等の成否について、ボールスプライン最高裁判決(最判平成10年2月24日民集第52巻1号113頁)は、いわゆる第5要件として、「対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないとき」を挙げていた。
この「特段の事情」に関しては、学説や裁判例において、出願審査の中で新規性あるいは進歩性が欠如するとの拒絶理由を回避するために請求の範囲を限定したようにいわゆる包袋禁反言の法理を適用することが相当であるような場合以外に、例えば特許明細書の発明の詳細な説明や図面には記載されているなど、出願人において代替する構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、特許請求の範囲に記載されていない構成についても、当たるのではないか、また、当たるのであれば、当たるための要件は何か(「本論点」)について、議論がされてきた。なお、米国判例法では、この問題に関連して、典型的には、明細書に記載したがクレームに記載しなかった発明は、出願人自身が当該発明は権利範囲外であると認めたと判断されることが確定している(Dedicationの法理)。
ボールスプライン最高裁判決の調査官解説(平成10年度(上)156頁)では、「当業者であれば、容易に、当初からこれを包含した形の特許請求の範囲により出願することができたはずの事項…については、出願人がそのような出願…をしなかったことが、当該事項を特許発明の技術的範囲から除外したと外形的に解される行動に当たるとして、均等の成立が否定されることになる」とされ、ある事項が容易に記載できたのであれば、それだけで、均等の成立が否定されると解することができるような説明がされていた。
この点、知財高判平成24年(ネ)第10035号(「医療用可視画像の生成方法」事件)は、「明細書に他の構成の候補が開示され,出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず,あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には,当該他の構成に均等論を適用することは,均等論の第5要件を欠くこととなり,許されないと解するべきである。」とし、単に「記載」が「容易」にできたというだけではなく、出願人が「あえて」特定の構成のみを記載したことを、均等の成立が否定されるために要求していた(知財高判平成20年(ネ)第10068号(「切削方法」事件)も同様)。
上記の見解に関し、原判決(知財高判大合議平成27年(行ケ)第10094号)は、以下のように説示した。
「出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。…もっとも,このような場合であっても,出願人が,出願時に,特許請求の範囲外の他の構成を,特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的,外形的にみて認められるとき,例えば,出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているとみることができるときや,出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには,出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは,第5要件における『特段の事情』に当たるものといえる。」(知財高判平成17年(ネ)第10047号「椅子式エアーマッサージ機」事件も、一般論において同旨)
本最高裁判決は、原判決と同じく、「出願時に特許請求の範囲外の他の構成を容易に想到することができたとしても,そのことだけを理由として一律に均等の法理の対象外とすることは相当ではない。」と判断した。ただし、原判決は、具体的な例示として、上記のとおり、明細書の記載だけでなく、論文等に記載がある場合についても言及していた。論文等にのみ記載がある場合については、本最高裁判決は何も述べていないので、本最高裁判決の規範によっては明らかにされていないとみるべきであろう。
そして、最高裁判決は、「客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示したこと」を要求した。最高裁判決が、原判決にはなかった「表示」を要求したことは、第5要件を否定することに慎重さを示しているが、この「表示」は黙示的なもので認められるであろう。
本最高裁判決により、本論点については、均等論を主張する当事者が単に、「出願人においてその構成を記載することが容易にできた」というだけでなく、「客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していた」ことを主張立証する必要があることが明確になった。本最高裁判決は、そのような例として、「特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載する」場合を挙げている。第5要件は、均等論の成否において問題になる事案が多いこともあり、下級審の判決において、本最高裁判決が示した規範のもとで、具体的にどのような判示がされるかが注目される。
「5(1) 特許制度は,発明を公開した者に独占的な権利である特許権を付与することによって,特許権者についてはその発明を保護し,一方で第三者については特許に係る発明の内容を把握させることにより,その発明の利用を図ることを通じて,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与することを目的とするものである(特許法1条参照)。そして,特許法70条1項は,特許発明の技術的範囲は,願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならないと規定する。しかるところ,特許権侵害訴訟における相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部をこれと実質的に同一なものとして容易に想到することができる他の技術等に置き換えることによって,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば,上記のような特許法の目的に反し,衡平の理念にもとる結果となることなどに照らすと,特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても,所定の要件を満たすときには,対象製品等は,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして,特許発明の技術的範囲に属するというべきである。そして,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するときは,上記のような均等の主張は許されないものと解されるが,その理由は,特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか,又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて,特許権者が後にこれと反する主張をすることは,禁反言の法理に照らし許されないというところにある(平成10年判決参照)。
しかるに,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは,特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいい難い。また,上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで,特許権侵害訴訟において,対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると,先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において,将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方,明細書の開示を受ける第三者においては,特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため,特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり,相当とはいえない。
そうすると,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても,それだけでは,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。
(2) もっとも,上記(1)の場合であっても,出願人が,特許出願時に,その特許に係る特許発明について,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,特許請求の範囲に記載された構成を対象製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,明細書の開示を受ける第三者も,その表示に基づき,対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから,当該出願人において,対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものということができる。また,以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは,発明の保護及び利用を図ることにより,発明を奨励し,もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない,出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって,相当なものというべきである。
したがって,出願人が,特許出願時に,特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき,対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず,これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において,客観的,外形的にみて,対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには,対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。
そして,前記事実関係等に照らすと,被上告人が,本件特許の特許出願時に,本件特許請求の範囲に記載された構成中の上告人らの製造方法と異なる部分につき,客観的,外形的にみて,上告人らの製造方法に係る構成が本件特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて本件特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたという事情があるとはうかがわれない。」
(Keywords) 均等論、第5要件、例示、包袋禁反言、Dedication、デディケーション、大合議、最高裁、マキサカルシトール
執筆: 高石 秀樹(弁護士・弁理士)
監修: 中村 稔(弁護士・弁理士)、田中 伸一郎(弁護士・弁理士)、吉田 和彦(弁護士・弁理士)
本件に関するお問い合わせ先: h_takaishi@nakapat.gr.jp