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特許出願戦略(論点別・特許裁判例事典「第3版」出版記念セミナー)<動画>

知財実務オンライン【特別編 第6回】(弁護士・弁理士 高石秀樹)

 

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(1)当初明細書の最重要ポイント
★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは?
⇒当初明細書の「発明の課題」欄に、適切な文章を書くこと!!
⇒発明の技術的範囲、サポート要件、新規事項追加、進歩性への影響。

★発明の「課題」を高いレベル(下位概念、具体的)で書くことの
<メリット>従来技術と差別化し、進歩性〇の傾向。
<デメリット>サポート要件×の傾向。当該課題を解決できる必要があるとして、発明の技術的範囲が狭く解釈される傾向。
(⇒進歩性に貢献しない、知られた「課題」を書くことは、百害あって一利なし。)

(<均等論>Dedicationの法理~当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第‼)

★当初明細書に、発明の「課題」を多段階で記載するテクニック⇒①クレーム毎に対応付けて記載する、②実施例に埋め込んでおく。
 
(2)クレーム文言の工夫<12選>

①拒絶理由と、クレーム文言の補正~中間処理の工夫!!
②従属項の利活用~クレームディファレンシエーション
③機能的クレーム~全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム~使途相違の敗訴無し
⑤「用途」「使用態様」の特定~用途相違の敗訴無し
⑥除くクレーム~主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明~新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ~構成容易を免れない場合の最終奥義
⑨製造方法の発明、
⑩別出願の活用、
⑪程度を表わす文言、
⑫間接侵害、複数主体侵害の想定(システムクレームの見直し)

 
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