【米国特許】Netflix v. DivX (CAFC 2023.9.11) – Analogous Art
In re Bigio, 381 F.3d1320, 1325 (Fed. Cir. 2004).
⇒prior artが“analogous art”に当たるか否か（引用発明適格）の規範
– (1) Whether the art is from the same field of endeavor, regardless of the problem addressed;
及び
– (2) If the reference is not within the field of inventor’s endeavor, whether the reference still is reasonably pertinent to the particular problem with which the inventor is involved.
Netflix事件では、PTABが、Netflixは(1)を主張していないとしたうえで、(2)を否定して、analogous art（引用発明適格）を否定した。
これに対し、CAFCは、(2)はPTABに同意したものの、(1)について、Netflixの主張を実質的に見ると、Netflixは(1)について主張しているから、再検討すべきとしてPTABに差し戻した。
※米国でも、In re Bigioの上記(2)は、本件発明の課題と主副引用例の課題との異動を問題としているから、日本と共通するかと一見勘違いしそうですが、米国代理人から聞いたところによれば、殆どの事案は(1)で共通技術分野であるから(2)の議論に入らないから、(2)の議論は弱く、実際に、Netflix事件でも(1)は結局差戻審では認められる可能性が高そうなので、やはり日米の進歩性判断の相違は依然として存在し、Netflix事件により逆に相違が際立ったと受け止められるかもしれません。
https://patent-law.hatenablog.com/entry/2023/09/24/210001
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
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