令和５年(行ケ)10147【ＲＮＡ依存性標的ＤＮＡ修飾】＜清水響＞
*第１出願書類全体の記載及び出願時の技術常識に基づき、実質的にみれば開示されていたというべきであり、本件発明は、パリ条約４条Ａ項により第１出願に基づく優先権主張の利益を享受することができる。
（判旨抜粋）
原告は、ＰＡＭ配列は周知技術とはならないと主張する。しかし、細菌（原核生物）のCRISPR/Casシステムを利用したＤＮＡ切断にＰＡＭ配列が必要であることは、本件優先日当時、多くの文献に記載され、当業者には周知であった。文献やこれに整合する第１出願書類からすると、Cas９の種類によりＰＡＭ配列が異なることや、その具体的な配列も、明らかにされていた。ＰＡＭ配列が、真核細胞においては不要と考えることが通常と窺わせる事情もない。そうすると、本件優先日当時、真核細胞において、CRISPR/Cas9システムを利用してＤＮＡを切断する際も、標的ＤＮＡ配列の下流にＰＡＭ配列が存在する必要があるということは、当業者の技術常識であった。
原告は、ＮＬＳ・コドン最適化は周知技術ではなかったと主張する。しかし、本件優先日時点で、RISPR/Cas9システムにおけるＮＬＳ・コドン最適化は、必須の技術ではなかったが、いずれも、多くの文献において実施が報告されており、CRISPR/Cas9システムにも応用可能な周知技術であった。
真核細胞への適用について、第１出願書類の記載に基づき、過度の試行錯誤を要するまでもなく、本件発明を実施することができると認められるのであれば、開示としては十分である。原告が指摘するメールの内容等は、いずれも通常の試行錯誤の過程における仮想的な可能性や懸念について意見交換等しているものにすぎず、それだけでは、当業者において、過度の試行錯誤を要するような障壁があったことを認めることは困難である。むしろ、本件発明者らが第１優先基礎出願に係るCRISPR/Cas9システムを刊行物（乙12・2012年6月28日）に発表した後、2012年10月から2013年1月までの短期間に、多くの研究者により、CRISPR/Cas9システムを真核細胞に適用しゲノム編集ができたことが報告されており、このことは、当業者において、第１出願書類の記載に基づき、過度の試行錯誤を要するまでもなく、本件発明を実施することができたことを示すものである。
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）