知財実務オンライン(第４回)LIVEライトニングトーク に出演しました!!
タイトル：「特許出願戦略(当初明細書の記載とクレーム文言の工夫＜10選＞」
私のパートは、1:23:00辺りから10分です。
今回語りきれなかった部分は、2022年1月24日に、知財実務オンライン特別編で語ります!!
（１）当初明細書の最重要ポイント
★出願時の「明細書及び図面」における、最重要ポイントは？
⇒当初明細書の「発明の課題」欄に、適切な文章を書くこと!!
発明の「課題」を高いレベル（下位概念、具体的）で書くことの
＜メリット＞従来技術と差別化し、進歩性〇の傾向。
＜デメリット＞サポート要件×の傾向。当該課題を解決できる必要があるとして、発明の技術的範囲が狭く解釈される傾向。
（⇒進歩性に貢献しない、知られた「課題」を書くことは、百害あって一利なし。） （＜均等論＞Dedicationの法理～当初明細書の記載ボリュームは、出願後の分割戦略次第である ）
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当初明細書に、発明の「課題」を多段階で記載するテクニック
⇒①クレーム毎に対応付ける。②実施例に埋め込んでおく。
（２）クレーム文言の工夫＜１０選＞
①拒絶理由と、クレーム文言の補正～中間処理の工夫!!
②従属項の利活用～クレームディファレンシエーション
③機能的クレーム～全件、独立クレームとして検討に値する!!
④サブコンビネーションクレーム～使途相違の敗訴無し
⑤「用途」「使用態様」の特定～用途相違の敗訴無し
⑥除くクレーム～主引例の必須要素を除くことで、進歩性〇!!
⑦数値限定・パラメータ発明～新たな「課題」とのセット!!
⑧効果のクレームアップ～構成容易を免れない場合の最終奥義
⑨「製造方法」の発明～「間接生産物」に及ぶ可能性あり!!
⑩別出願の利活用～「Ａ」と「Ａ以外」の別出願
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）