令和1年(ワ)30991【…または２，３，３，３－テトラフルオロプロペンを含む組成物】＜田中＞
*当初明細書において個別に記載されている特定の３種類の化合物の組み合わせが必然である根拠は記載無し。
～これらに着目する理由も記載無し。
⇒補正要件×（新規事項追加）
（判旨抜粋）
…請求項１及び２は，…補正（本件補正）により，本件特許請求の範囲は，「ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む，」という文言を有するものとなった。…
当初明細書においては，そもそもＨＦＯ－１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さらに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように，表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，その中から特にＨＦＯ－１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては，当業者においてそのような構成を導き出す動機付けとなる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。）……請求項１及び２は，…補正（本件補正）により，本件特許請求の範囲は，「ゼロ重量パーセントを超え１重量パーセント未満の，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ及びＨＦＣ－２４５ｃｂと，を含む，」という文言を有するものとなった。…
当初明細書においては，そもそもＨＦＯ－１２３４ｙｆに対する「追加の化合物」として，多数列挙された化合物の中から特に，ＨＦＯ－１２４３ｚｆとＨＦＣ－２４５ｃｂという特定の組合せを選択することは何ら記載されていない。この点，当初明細書においては，ＨＦＯ－１２３４ｙｆ，ＨＦＯ－１２４３ｚｆ，ＨＦＣ－２４５ｃｂは，それぞれ個別に記載されてはいるが，特定の３種類の化合物の組合せとして記載されているものではなく，当該特定の３種類の化合物の組合せが必然である根拠が記載されているものでもない。また，表６（実施例１６）については，８種類の化合物及び「未知」の成分が記載されているが，そのうちの「２４５ｃｂ」と「１２３４ｙｆ」に着目する理由は，当初明細書には記載されていない。さらに，当初明細書には，特許出願当初の請求項１に列記されているように，表６に記載されていない化合物が多数記載されている。それにもかかわらず，その中から特にＨＦＯ－１２４３ｚｆだけを選び出し，ＨＦＣ－２４５ｃｂ及びＨＦＯ－１２３４ｙｆと組み合わせて，３種類の化合物を組み合わせた構成とすることについては，当業者においてそのような構成を導き出す動機付けとなる記載が必要と考えられるところ，そのような記載は存するとは認められない（なお，本件特許につき，優先権主張がされた日から特許出願時までの間に，上記各説示と異なる趣旨の開示がされていたことを認めるに足りる証拠はない。）…
※本稿の内容は，一般的な情報を提供するものであり，法律上の助言を含みません。
執筆：弁護士・弁理士 高石秀樹（第二東京弁護士会）
本件に関するお問い合わせ先：h_takaishi☆nakapat.gr.jp（☆を＠に読み換えてください。）